La mise en place d’une stratégie clairement définie est essentielle pour bâtir une marque forte, le choix d’un nom étant porteur d’implications dépassant largement les simples considérations marketing. La gestion du risque se doit d’être au cœur de cette stratégie, autant d’un point de vue légal que dans une perspective d’affaire.

Noms de domaine et marques de commerce sont étroitement liés et se doivent d’être traités ensemble, comme deux facettes de la même réalité, afin d’appréhender le processus de protection dans sa globalité et assurer une protection efficace de ses droits.

Bien qu’étant complémentaires, noms de domaine et marques de commerce demeurent deux concepts distincts encadrés par un ensemble des règles différentes. Aussi évident que cela puisse paraître, une marque de commerce ne confère pas automatiquement de droit à un nom de domaine, et inversement. De surcroît, bien qu’une marque de commerce et un nom de domaine puissent couvrir le même mot, leur titularité fait naître des droits de nature différente. Une bonne compréhension de la logique qui sous-tend ces différents concepts est essentielle pour bâtir une stratégie de protection efficace.

Décortiquons les différents éléments qui doivent être considérés à l’occasion de la mise en place d’une stratégie de protection de marque.

Les noms de domaine comme chaîne d’identification

Le rôle principal d’un nom de domaine est d’identifier une page spécifique sur Internet, comme partie de l’adresse à travers laquelle les utilisateurs peuvent localiser le site web et y accéder. L’acronyme URL (pour « Universal Resource Locator ») permet aisément de comprendre qu’un nom de domaine est une simple composante informationelle d’une adresse internet.

Un nom de domaine étant un actif commercial important, un choix judicieux et éclairé s’impose comme étant une décision stratégique essentielle. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on considère l’expansion continue et le déploiement de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLDs), permettant l’enregistrement par la compétition de différentes variations d’un même nom, par l’utilisation des différentes extensions disponibles.

Prévenir la coexistence de noms de domaines pouvant prêter à confusion, tout en sécurisant une expansion future par la mise en place d’un large portefeuille est un enjeu fondamental. Cela étant dit, il convient toutefois de privilégier une approche visant à assurer une surveillance continue pour cibler les noms de domaine les plus utiles et pertinents, plutôt que de tirer à l’aveugle dans toutes les directions.

Nous ne pouvons que souligner l’importance de ne pas agir avec précipitation et se jeter tête baissée sur le nom de domaine convoité.

L’achat d’un nom de domaine se doit de suivre un processus diligent afin de couvrir tous les angles. Négliger les questions reliées aux marques de commerce peut conduire tout droit au désastre!

Les marques de commerce comme outil pour sécuriser des droits exclusifs sur un nom

L’achat d’un nom de domaine vous donne le droit d’utiliser ce nom de domaine pour une certaine période de temps, rien de plus. Le simple fait de détenir un nom de domaine ne vous procure pas de droits exclusifs sur le nom en question (un mythe tenace), pas plus qu’il ne fait de vous une personne considérée comme étant admise à l’enregistrement d’une marque de commerce correspondante.

D’un point de vue stratégique, il convient d’adopter une approche cohérente par laquelle vos clients potentiels seront en mesure de vous trouver facilement sur Internet en entrant le nom de votre marque de commerce dans un moteur de recherche.

D’un point de vue légal, les registres de noms de domaine et de marques de commerce n’étant pas des vases communicants, il serait possible de se trouver en situation de violation des droits d’un tiers sans même le savoir (entraînant de fâcheuses conséquences, incluant des ordonnances de transfert/radiation de noms de domaines, ou encore le paiement de dommages). L’achat d’un nom de domaine se faisant sur une base « premier arrivé/premier servi », l’existence de marques de commerce pouvant potentiellement créer de la confusion ne sera pas portée à votre attention.

Par conséquent, avant de procéder à l’achat d’un nom de domaine, une recherche extensive de disponibilité de marque de commerce est fortement recommandée afin d’identifier des marques identiques ou similaires appartenant à des compétiteurs. Considérant la limite territoriale des droits de marques de commerce, cette recherche devrait être étendue à tous les pays dans lesquels vous prévoyez opérer vos activités commerciales.

Un autre point important à considérer est la possibilité d’acquérir le statut de personne admise à l’enregistrement d’une marque de commerce, en déposant une demande sur la base d’un « Emploi projeté » (au Canada) ou « Intent-to-use » (États-Unis), avant même d’avoir commencé à employer la marque en question (un manière de sécuriser une certaine antériorité en prévision d’une utilisation future).

La marche à suivre recommandée est donc de procéder à une recherche de disponibilité ainsi qu’au dépôt d’une demande d’enregistrement de marque de commerce en amont de l’achat d’un nom de domaine.

Marque de commerce: caractère distinctif et indicateur de source

Alors que les noms de domaine fonctionnent à de simples fins d’identification, les marques de commerce ont comme fonction d’identifier la source dont proviennent les produits et services auxquels ils sont associés. La fonction essentielle d’une marque de commerce est de distinguer les produits et services d’une personne, des produits et services d’une autre personne sur le marché. En d’autres termes, les consommateurs vont établir une connexion entre les marques de commerce et des caractéristiques particulières qu’ils associent aux produits et services de leur propriétaire, telles la réputation, la qualité et la fiabilité.

Les droits découlant des marques de commerce nécessitent donc un lien commercial, alors que l’achat d’un nom de domaine ne nécessite pas l’opération effective d’un site internet.

L’enregistrement d’un nom de domaine comme marque de commerce

À la lumière des commentaires qui précèdent, vous comprendrez que si votre marque est aussi votre nom de domaine, il est nécessaire de l’enregistrer comme marque de commerce.

Toutefois, afin de se qualifier à l’enregistrement, votre nom de domaine doit fonctionner en tant que marque de commerce, c’est à dire qu’il doit être distinctif et indiquer une source (et non pas fonctionner comme une simple indication informative). Votre nom de domaine peut fonctionner et se qualifier comme marque de commerce s’il est affiché de façon claire et proéminente sur votre site (une simple présence dans un URL ne suffit pas), de manière à ce que les acheteurs potentiels le perçoivent comme un symbole d’origine en lien direct avec les produits et services affichés.

Là encore, considérant la nature territoriale des droits de marques de commerce, des demandes d’enregistrement de marques de commerce devraient être produites dans tous les pays dans lesquels vous opérez vos activités (ou prévoyez le faire), afin de prévenir de potentiels problèmes et différents.

Attention aux noms de domaine génériques

Maximiser les chances de voir votre nom de domaine se démarquer de la compétition en optant pour un nom mémorable et aisément reconnaissable vous aidera indéniablement à vous tailler une place sur la toile.

Toutefois, ce qui pourrait constituer un nom de domaine fort et unique (en ce qu’il évoque un lien direct avec les produits et services offerts), serait d’un autre côté susceptible de n’être pas suffisamment distinctif pour fonctionner comme marque de commerce (et se voir conférer une protection légale).

Par conséquent, il est important d’éviter l’emploi de termes communs, génériques ou descriptifs comme nom de domaine si vous désirez pouvoir bénéficier des droits rattachés aux marques de commerce, et contrôler les usages non-souhaités que des compétiteurs pourraient en faire. Le concept qui sous-tend ce principe est qu’il n’est pas possible de s’approprier un terme générique et descriptif au détriment d’autres personnes, pour empêcher la compétition d’employer des termes communs dans le cours de leurs activités commerciales.

Cela étant dit, advenant la non-disponibilité d’un nom de domaine dû à une coexistence avec des marques de commerces identiques, l’ajout d’un terme générique peut se révéler être une alternative intéressante pour contourner le problème et sécuriser un nom de domaine incorporant votre marque de commerce.

La prévention étant toujours le meilleur des remèdes, l’assistance d’un professionnel expérimenté est fortement recommandée lors de la mise en place d’une stratégie de protection, afin d’éviter les pièges qui pourraient ruiner vos efforts pour bâtir une marque forte.

 

Ismaël Coulibaly est avocat et agent de marques de commerce agréé auprès de l’Office de la Propriété Intellectuelle de Canada. Il est membre du groupe de pratique de marques de commerce chez Benoît & Côté, un bureau spécialisé en propriété intellectuelle basé à Montréal. Il est titulaire d’une Maîtrise (LL.M.) en droit des affaires de l’Université de Montréal, et a complété le programme « Trademarks amangement and contentious proceedings » dispensé conjointement par l’Université McGill et l’IPIC.