Que signifie le terme “contrefaçon” dans le secteur des noms de domaine ? La contrefaçon est constatée lorsqu’il y a reprise de la marque dans le nom de domaine mais surtout lorsque les produits ou les services associés au nom de domaine sont identiques ou similaires. Début septembre 2015, une affaire de contrefaçon de marque sur Internet refait surface, idéal pour une piqûre de rappel aux détenteurs de marque présents sur Internet.

Le 5 juin dernier, une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris permet de rappeler une règle fondamentale dans le secteur des noms de domaine : l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine incluant une marque par un non titulaire peut être considérée comme un acte de contrefaçon avec les risques financiers qui en découlent pour le « fraudeur ». L’affaire ELM Leblanc / FICHOT illustre parfaitement la situation.

Société ELM Leblanc vs Société Fichot : exemple de contrefaçon d’une marque via le nom de domaine.

Le délit a été constaté en avril 2013 : la société ELM Leblanc, spécialiste des solutions de chauffage, réalise qu’une société tierce, Fichot, avait enregistré un nom de domaine où le nom ELM Leblanc était clairement utilisé. ELM Leblanc a bien déposé sa marque et son logo auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Dès lors qu’une personne ou une société enregistre une marque auprès de l’INPI, le titulaire possède le droit exclusif de son utilisation, tant qu’il ne viole pas les droits d’un tiers.

Après avoir accepté une première fois d’arrêter ses agissements, la société Fichot n’a pas retenu la leçon : en novembre 2013, elle dépose le nom «elmleblanc-interventionreparation.fr ». Mais la société fraudeuse n’a pas tenu compte des relances d’ELM Leblanc. LEGALIS, le site d’actualité du droit des nouvelles technologies, y développe les faits, la procédure et les prétentions des parties dans cette affaire.

Alors que la situation aurait pu se résoudre plus simplement, le dossier a pris une tournure tout autre : le juge condamne la société Fichot  « à communiquer les informations et documents suivants à la société ELM Leblanc. dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois :

• la date de mise en ligne du site internet www.elmleblanc-intervention-….;
• les données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) du site internet www.elmleblanc-intervention-… depuis la date de sa mise en ligne jusqu’à la date de la présente sommation ;
• la liste intégrale des factures émises par la société Fichot correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau de marque « e.l.m.leblanc » pour la période allant de la date de mise en ligne du site litigieux jusqu’à la date de la présente sommation, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
• la liste intégrale des factures émises par la société Fichot correspondant à la maintenance, l’entretien et la réparation des produits de marque « e.l.m. leblanc » pour la période susvisée, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ».

Autrement dit, cette demande explicite du juge permet de déterminer si la contrefaçon peut être établie et ensuite déterminer dans ce cas le montant du préjudice subi. La prochaine audience se tiendra le 29 septembre 2015.

Protection de marque au niveau des noms de domaine : pensez TMCH !

Être non titulaire d’une marque et vouloir déposer un nom de domaine identique ou similaire, la tentation peut être forte…avec les risques qui vont avec. On pense souvent aux grandes marques comme Chanel, Apple ou Samsung mais les petites marques en sont aussi victimes.

Et pourtant, grâce à la Trademark Clearinghouse (TMCH), un début de solution est proposé aux titulaires de marque : en effet, cela permet de protéger sa marque en ce qui concerne les nouvelles extensions et d’enregistrer en période Sunrise. En adhérant à cette solution, une alerte est envoyée au propriétaire lorsqu’une personne tente d’enregistrer un nom de domaine. Malheureusement, si une extensions nationale s’ouvre, la TMCH ne servira pas.

La meilleure des solutions consiste à faire appel à un expert qui étudiera une stratégie de nommage cohérente pour sa protection, mettra en place une charte et une surveillance afin de pouvoir maitriser sa présence sur Internet et agir en cas de nécessité.