ICANN Johannesburg : Quels mécanismes de protection de droits pour le « Second Round » ?

Comme vous avez pu le lire dans nos colonnes via nos différents articles faisant état des travaux et discussions en cours lors du sommet ICANN de Johannesburg, de nombreuses interrogations se posent avant de pouvoir finaliser le cadre définissant les conditions de tenue du « second round ».

Ce matin, c’est au tour des mécanismes de protection des droits d’être discutés. En effet de nombreux points plus ou moins rationnels ont entrainé la frustration de nombreux titulaires de droits, porteurs de projets ou même titulaires finaux.

Noms « premiums » Vs noms de marques

Il est tout à fait dans la logique de la matière de permettre la définition de listes de noms de domaine à forte valeur en raison de leur nature : chaine de caractères courtes, sens générique des termes etc… Mais en revanche, de nombreux titulaires de marques ont subi les dérives de ce système, les registres ayant parfois considérés comme « premium » des noms de domaine disposant d’un sens commun, mais correspondant également à une / des marque(s).

Ainsi la communauté discute de la reforme éventuelle de cette disposition afin de permettre d’éviter certaines situations peu logiques mais aussi par voie de conséquence, la frustration rencontrée en pratique par les différents acteurs en présence.

Des négociations pour aboutir à une attribution

Comme certains ont pu le constater en sollicitant notre intervention par exemple, parfois, en cas de présence d’un nom de marque sur une liste de « premiums », certains registres étaient tout à fait disposés à coopérer et allouer le nom de domaine concerné au titulaire de la marque. Mais en toute hypothèse cela nécessitait une discussion parfois complexe. A l’inverse certains registres n’ont pas souhaité coopérer et ont maintenu les noms sur ces listes, les proposant parfois à des prix déraisonnables. Ce flou rencontré mérite ainsi d’être éclairci afin de fluidifier les procédures.

Faut-il prévoir une priorité aux marques sur ces noms ? Faut-il prévoir un mécanisme Ad-hoc de contestation ?

L’opportunité d’une Sunrise pour les extensions fermées

L’obligation de tenue d’une Sunrise lorsque l’extension était vouée à être réservée à une utilisation interne se discute également. Il n’est en effet plus logique de maintenir cette obligation alors même qu’aucun tiers ne peut prétendre à l’enregistrement d’un nom de domaine sous l’extension donnée. Cela rejoint également le résumé fait dans notre article précédent relatif à la réflexion en cours sur la définition précise de catégories d’extensions, qui pourraient donc être soumises à des règles différentes.

Une Sunrise aux règles de correspondance plus souple ?

Les phases de Sunrise permettent aux titulaires de marques de solliciter prioritairement l’enregistrement de noms correspondants à l’identique à leurs marques. Mais nous savons par expérience que certains registres prévoient ensuite certaines phases en amont de l’ouverture générale, permettant de demander de manière plus souple l’attribution d’un nom contenant la marque et accompagnée par exemple d’un nom de produit ou de service. La question de créer la possibilité de regrouper ce type d’enregistrements au sein même de la Sunrise est discutée.

Des questions parfois plus surprenantes se sont posées…

L’introduction d’un principe de spécialité ?

Une Sunrise ouverte à tous les titulaires de marques doit-elle toujours avoir lieu dans le cadre du lancement d’une extension ouverte au public, ou devrait-elle plutôt être limitée aux titulaires dont la marque serait déposée dans  les classes de produits et services correspondant au sens de l’extension concernée ? Outre le problème des catégories, cela signifierait qu’un titulaire de marque devrait attendre les phases ouvertes à tous pour déposer sa marque en tant que nom de domaine, auprès d’un registre dont le « sens » ne correspondait pas aux classes concernées (safebrands.basketball). Ce qui diminuerait donc la possibilité de protection, et augmenterait à l’inverse le risque d’enregistrements de noms frauduleux par des tiers. Autant dire qu’il est peu probable qu’une telle disposition soit acceptée.

TMCH et validité éternelle ?

Certains se demandent également si un enregistrement TMCH pourrait disposer d’une validité après même son expiration. En d’autres termes : est-il nécessaire et logique de devoir renouveler annuellement son enregistrement de marques au sein de la TMCH afin de pouvoir participer à une Sunrise ? L’intérêt de la TMCH est de permettre aux registres de se dispenser d’avoir à vérifier la validité des droits en présence. Une absence de paiement de redevance pourrait donc correspondre à une absence de vérification et causer des problèmes. Mais se pose alors la question de la pertinence du système TMCH existant actuellement.

Des frais régulés ?

En parallèle de cette interrogation, qu’en est-il de l’opportunité d’application par les registres de frais d’enregistrements durant la Sunrise, supérieurs à ceux appliqués lors de l’ouverture à tous, sachant que le travail réalisé est quasiment identique pour le registre ? Est-il logique de devoir payer plus pour accéder à une phrase prioritaire due ?

Le système de « claim » est-il optimal ?

Les « claims » (notifications d’existence d’une marque tierce correspondant au nom de domaine demandé) sont aussi analysées sous le même angle logique. Y-a-t-il un intérêt à n’avoir qu’un seul modèle et système de traitement des « claims ». De nouveau, quelle est la pertinence de la « claim » lorsque l’on est en présence d’une extension restreinte ? La durée de la période de « claim » mais également son périmètre sont discutés.

Même si ces mécanismes fonctionnaient, il est donc probable que des adaptations, résultat du recul dont nous disposons désormais suite au premier « round » (même s’il reste une centaine d’extensions à lancer) soient réalisées en accord avec les retours de l’ensemble de la communauté, et aboutissent donc à la tenue d’un second round plus respectueux des droits des marques sur certains points.

Les groupes de travail poursuivent chacun ces différentes réflexions afin d’arriver à une position faisant consensus. SafeBrands en tant membre ICANN mais également investi dans plusieurs groupes, ne manquera pas de vous tenir informé des évolutions à venir !