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Nouvelles extensions : les premiers chiffres de l’ICANN et la désignation de l’OMPI

Depuis le 12 janvier dernier, tout candidat à l’obtention d’une nouvelle extension peut soumettre son dossier auprès des services de l’ICANN. L’envoi du dossier doit en toute hypothèse intervenir avant le 12 avril prochain. Un mois s’est écoulé, c’est l’occasion pour l’ICANN d’établir un premier bilan du volume de candidatures reçues. L’ICANN communique également sur la désignation du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI »), comme organisme exclusif de gestion des oppositions à candidature basées sur la détention d’un droit de propriété intellectuelle. Retour sur ces récentes annonces…

1 mois = 100 candidatures

Cela fait donc un tout petit peu plus d’un mois que la fenêtre de soumission des dossiers visant à la délégation de nouvelles extensions est ouverte. L’ICANN indiquait le 14 février avoir accusé pour le moment un total de 100 inscriptions de prétendants. Il est à différencier « inscriptions » de « candidatures». Chaque candidat doit dans un premier temps s’inscrire sur l’interface mise en disposition par l’ICANN et ce avant le 29 mars. Le 12 avril correspond à la date de clôture de la période de soumission, cela signifiant qu’en amont de cette date, tout dossier soumis devra être complet afin de pouvoir être analysé. Cette nuance n’oblige donc pas les candidats à déposer leur(s) dossier(s) complet(s) au moment de l’inscription.

100, 500, 1000 nouvelles extensions ?

L’Icann rappelle que chaque candidat peut en principe demander l’allocation d’un maximum de 50 extensions. Il est néanmoins peu probable que chacun de ces 100 candidats déclarés aujourd’hui souhaite postuler à l’attribution de 50 extensions ! Cependant, ce chiffre témoigne déjà du succès du programme et le volume initial envisagé par l’ICANN (500 nouvelles extensions) pourrait même être dépassé…. L’avenir nous le dira !

L’ICANN propose via le lien suivant , une page de comptabilisation des inscriptions reçues.

Les procédures d’opposition

Environ deux à trois semaines après la fermeture de la fenêtre de soumission (le 12 avril), l’ICANN publiera la liste des candidats ainsi que des projets associés.

Cette publication permettra ensuite à tout intéressé d’avoir connaissance de la liste des projets et, en cas de remarque d’atteinte apparente, formuler une opposition.

Se tiendra donc de mai à décembre, une période dédiée à la soumission et à la gestion des oppositions provenant de tiers et relatives aux projets d’extensions montés.

Plusieurs types d’oppositions, fonction de la nature de ces dernières, pourront être accueillis :

– Opposition basée sur un droit,
– Opposition relative au risque de confusion que pourrait créer l’extension,
– Opposition provenant de la communauté concernée dans le cas d’une extension communautaire,
– Opposition liée au caractère éventuellement contraire à l’ordre public revêtu par l’extension,
– A été également prévue par la suite une possibilité d’opposition pour le GAC (organisme consultatif de l’ICANN réunissant les représentants de gouvernements).
Nous nous attardons présentement sur le premier type d’opposition possible, basé sur un droit. Cela car l’ICANN et l’OMPI ont annoncé le 13 février dernier, le choix du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme organisme exclusif en charge de la gestion des oppositions formulées et basées sur des droits.

Opposition basée sur un droit

C’est-à-dire que tout titulaire de marque ainsi que toute organisation intergouvernementale aura la possibilité de s’opposer à un projet d’extension en raison de sa correspondance (nom ou acronyme) ou similitude aux droits détenus par ces tiers.

Bien entendu, ces tiers ne pourront interdire l’attribution de l’extension sous prétexte qu’elle ressemble à leur marque ou nom. Il faudra pour cela que :

– Le plaignant prouve que le titulaire souhaite tirer profit du caractère distinctif du signe détenu ou de la notoriété de la marque qu’elle soit ou non enregistrée,
– Ou porte atteinte au caractère distinctif du signe,
– Ou encore crée un risque de confusion qui ne peut être acceptable.

Quelques critères de qualification d’atteinte

L’OMPI détaille sur son site, certains éléments qui serviront de base à l’analyse du cas porté à leur attention fonction de la nature du droit invoqué (marque ou nom d’organisation).

Concernant les titulaires de marques, sera recherché par exemple si :

– La marque fait l’objet d’une utilisation de bonne foi,
– Le rayonnement de la marque du plaignant auprès du public concerné,
– Connaissance de la marque par le candidat, détention de noms sous d’autres extensions correspondant à la marque du plaignant ou à d’autres marques détenus par des tiers,

Concernant les noms et acronymes d’organisations intergouvernementales :

– Recherche de la préexistence « pacifique » des deux signes,
– Préparatifs du candidat en vue de l’exploitation légitime de cette extension d’une telle manière et dans un secteur qui ne peuvent porter à confusion avec le signe de l’organisation,
– Création par l’extension d’un éventuel risque de confusion.

Offre de surveillance pour opposition Mailclub

Afin de permettre à tout intéressé un suivi et une analyse des candidatures reçues, Mailclub, Conseil en Nommage Internet, proposera dans les prochains jours une offre de surveillance.

Cette offre comprendra un suivi des dossiers de candidatures, une analyse de ces dernières relative aux avantages ou atteintes éventuelles à un droit que ces extensions pourraient représenter…. jusqu’à la gestion de la procédure d’opposition. N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

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Article écrit par Matthieu Aubert

Matthieu est responsable du département juridique du Mailclub, notamment en charge de nos services de surveillances et de récupérations. Titulaire d’un Master II de droit des créations immatérielles et nouvelles technologies ainsi que d’un diplôme de juriste conseil en entreprise spécialisé en Propriété Intellectuelle, Matthieu est spécialiste des problématiques d’atteintes aux marques sur internet (noms de domaine, réseaux sociaux, liens sponsorisés,…). Il est joignable au +33 4 88 66 22 12 ou par mail à m.aubert@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.

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