Protection de marque avec la TMCH

ICANN et Clearing House : de nombreuses questions et quelques réponses

Un des moments les plus attendus par bon nombre de participants lors de ce sommet ICANN, était la réunion relative à la Clearing House et même plus particulièrement la session de questions/réponses qui se déroule ensuite, conformément à la tradition ICANN. Cette réunion s’est déroulée ce matin à Beijing et fut présidée par Karen Lentz, Directrice de la recherche auprès de l’ICANN.

Un cadre restant à finaliser

Le système de déclaration des marques a ouvert le 26 mars dernier malgré l’absence de finalisation des procédures… Les représentants de Deloitte, d’IBM et de l’ICANN sont au rendez-vous afin de présenter l’état de leur projet.

Cette réunion débute par une présentation du système, de son contexte d’introduction, de la procédure applicable aux titulaires de marques et à leurs agents.

On réalise rapidement que de nombreux travaux restent à entreprendre afin de rendre ce système réellement fonctionnel, alors qu’il reste très peu de temps, en raison de l’impératif d’opérabilité en amont des premières ouvertures d’extensions que de nombreux porteurs de projets attendent depuis de plusieurs années désormais.

Cependant, l’audience semble s’accorder à reconnaitre que priorité doit pour le moment être donnée à l’ajustement de ce système obligatoire. Les titulaires de marques mais également les agents accrédités tels que Mailclub, les registrars, les registres, les institutions publiques… seront tant d’acteurs qui auront à interagir directement ou indirectement avec cette Clearing House.

Remise en cause des définitions terminologiques

Une des problématiques majeures faisant l’unanimité lorsqu’elle est avancée est celle du sens du terme Sunrise et de ces conséquences. Car, alors que depuis de nombreuses années, les extensions s’ouvrent dans le respect de la tenue de plusieurs phases de Sunrises ouvertes chacune à une classe différente d’acteurs par niveau de priorité, ce système semble remis en cause… Généralement une première phase prioritaire est réservée aux institutions publiques, une seconde aux marques. Ces périodes peuvent en leur sein disposer de règles de priorisation (marque visant le pays, puis marques tierces,…) ou être plus nombreuses, afin de permettre également l’enregistrement prioritaire des dénominations sociales ou de noms d’associations,…

De même en amont de l’ouverture, les registres peuvent de leur côté appliquer une liste de termes réservés, de noms de domaine premium aux fins de tenue d’enchères,…

Mais actuellement, il semble que soit uniquement entendu par « Sunrise », une période ouverte uniquement aux marques. Cela apparait surprenant, incohérent avec la pratique établie depuis de nombreuses années et ainsi illogique ne serait-ce qu’au niveau de la priorité donnée aux marques sur les institutions publiques.

Jeff Neuman, vice président « Business affairs » chez Neustar est largement applaudi par l’audience lorsqu’il évoque cette problématique.

L’ICANN, déjà bien entendu conscient de cela, précise que les définitions des règles restent en cours de discussion et qu’une période de consultation publique aura lieu afin de finaliser les dispositions. Cela apparait ainsi plutôt rassurant.

Ainsi, même si le cadre risque très probablement de se rationaliser, le flou actuel demeure surprenant et le temps commence à manquer !

Une implémentation partielle

Coté pratique dans le système actuel, il est pour le moment seulement possible de débuter la déclaration de marques auprès de la Clearing house. Cependant, reste à appliquer la possibilité de déclaration des noms de domaine similaires sur lesquels des droits ont pu être reconnus aux titulaires de marques à l’issue d’une procédure arbitrale ou judiciaire.

De même, la procédure d’interaction entre la base de la Clearing House et les registres reste à finaliser, voire à entreprendre. Idem concernant la procédure de transmission de claims, de notification d’ouverture des sunrises,…

Le monopole actuel dont dispose Deloitte et IBM fait également quelques émules chez certains souhaitant mettre en place leurs propres systèmes. Fadi Chehadi, CEO de l’ICANN, avait en effet mentionné une possibilité d’ouverture mais dans le futur. Étant donné la complexité de mise en œuvre des travaux et du système actuel, il apparait en toute hypothèse impossible pour un système tiers d’être viable et reconnu à court terme, au delà des problématiques pratiques que cela représenterait. De plus, les ouvertures approchant et les registres disposant d’une large souveraineté quant à la fixation des règles d’allocation des noms de domaine correspondant aux marques, la déclaration des marques au sein de la base devient une nécessité imminente !

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Article écrit par Matthieu Aubert

Matthieu est responsable du département juridique du Mailclub, notamment en charge de nos services de surveillances et de récupérations. Titulaire d’un Master II de droit des créations immatérielles et nouvelles technologies ainsi que d’un diplôme de juriste conseil en entreprise spécialisé en Propriété Intellectuelle, Matthieu est spécialiste des problématiques d’atteintes aux marques sur internet (noms de domaine, réseaux sociaux, liens sponsorisés,…). Il est joignable au +33 4 88 66 22 12 ou par mail à m.aubert@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.

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