Un terme générique peut il être distinctif ?

Il peut arriver de souhaiter déposer un nom de domaine, à priori générique, qui ne semble alors ne porter atteinte à aucun droit de tiers. Mais, le caractère générique du nom de domaine peut être trompeur. Le terme pouvant être en réalité, protégé par un droit de marque,…

Une décision rendue récemment par le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, relative au nom de domaine « anthropologie.fr » nous permet de revenir sur cette notion de « générique », opposée au principe de distinctivité de la marque.

Le principe de distinctivité

L’article 711-2 du code de Propriété Intellectuelle dispose que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ».

Cela signifie qu’un terme générique, comme en l’espèce le terme « anthropologie », ne peut être protégé par un droit de marque que s’il permet au consommateur de différencier les produits et/ou services proposés par ladite marque, de ceux de ses potentiels concurrents.

Ainsi l’article 711-2 ajoute que « Sont dépourvus de caractère distinctif :

– Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service
– Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
– Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.»

Dans le présent cas, l’affaire opposait une société de droit Américain « Urban Outfitters », titulaire de marques française et communautaire sur le terme « Anthropologie ». Cette société exerce sous cette marque des activités de création de vêtements et d’accessoires de vêtements, et diffuse lesdits vêtements et accessoires à travers une centaine de points de vente, situés essentiellement aux Etats-Unis et au Canada.

Au regard de la définition suscitée, la marque semble bien distinctive ; ce qu’affirme l’expert de l’OMPI.

Une marque protégeant la reprise du terme

Ainsi, nous sommes bien en présence d’une marque enregistrée en France et donc opposable à tout requérant à l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou similaire.
Cela, en vertu de l’article R 20-44-45 du décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et, modifiant le code des postes et des communications électroniques précise que, « un nom de domaine identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi« .

Page parking et obligation de vigilance

La marque étant « parfaitement distinctive », l’expert devait enfin statuer sur la présente problématique: se demander si le titulaire disposait, en l’absence de droit, d’un intérêt légitime sur le nom de domaine…

Il convenait alors de se savoir si le titulaire avait fait preuve de bonne foi lors de l’enregistrement du nom de domaine, et s’il l’utilisait également de bonne foi.

Ici, le titulaire défendeur indique avoir enregistré le nom de domaine de bonne foi, en raison de son sens commun et ne créer via l’exploitation qu’il en fait, aucun risque de confusion avec la marque du requérant.

Afin de confirmer ou infirmer ces éléments, l’expert a du analyser l’exploitation faite de ce nom de domaine. Il remarque alors que le nom de domaine redirige sur une page « parking ».

Il précise donc que « conformément à la jurisprudence française, l’utilisation d’une page de parking Sedo, comme en l’espèce, optimisée automatiquement ou par l’intervention directe du titulaire du nom de domaine pour insérer des liens publicitaires ciblés, proposant des sites offrant à la vente des produits identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures, et hébergée sous un nom de domaine identique ou très similaire aux-dites marques, est susceptible de porter atteinte à ces dernières, au sens de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ».

Cela impose donc a toute personne souhaitant mettre en place des liens commerciaux, une forte obligation de vigilance.

L’expert conclue en l’espèce « que si la société peut avoir agi de bonne foi lors de la réservation du nom de domaine, et avoir choisi ce dernier pour son sens générique, elle en effectue néanmoins un usage de nature commerciale qui porte atteinte aux droits du Requérant (rémunération par un système de pay per click».