procédure UDRP sur l'antériorité de la marque

UDRP : L’antériorité de la marque, un prérequis nécessaire ?

Dans le cadre d’une procédure UDRP rendue publique le 31 mars 2015 (D2015-0077), le WIPO a rendu une décision de transfert sur le nom de domaine <trumpcard.com> .

Cette décision ne s’inscrit pas dans la ligne jurisprudentielle classique du WIPO. Le panéliste a considéré que le nom de domaine entrainait un risque de confusion avec une marque déposée postérieurement à son enregistrement pour justifier une décision de transfert au profit du demandeur, titulaire de ladite marque.

A noter que cette décision n’est pas un revirement mais un évènement rare. Par le passé, le WIPO a, par exemple, pu considérer qu’une date de transfert de nom de domaine était une nouvelle date d’enregistrement et admettre un raisonnement analogue.

 

En l’espèce, le nom de domaine <trumpcard.com> a été enregistré le 19 janvier 1998 comme l’atteste la partie INTERNIC de sa fiche whois :

   Domain Name: TRUMPCARD.COM
   Registrar: ENOM, INC.
   Sponsoring Registrar IANA ID: 48
   Whois Server: whois.enom.com
   Referral URL: http://www.enom.com
   Name Server: DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
   Name Server: DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM
   Name Server: DNS3.REGISTRAR-SERVERS.COM
   Name Server: DNS4.REGISTRAR-SERVERS.COM
   Name Server: DNS5.REGISTRAR-SERVERS.COM
   Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
   Updated Date: 28-dec-2014
   Creation Date: 19-jan-1998
   Expiration Date: 18-jan-2016

 

Le demandeur souligne le risque de confusion avec deux marques déposées TRUMP et TRUMP CARD, enregistrées respectivement les 20 avril 1999 et et 19 décembre 2000.

Jusqu’à présent l’immense majorité des demandeurs se basaient sur la sacro sainte règle de l’antériorité et considéraient que la marque devait avoir été enregistrée avant le dépôt du nom de domaine litigieux pour être opposable dans le cadre d’une procédure UDRP.

Or, en l’espèce, le panéliste a considéré que bien que le nom de domaine soit antérieur aux marques :

« The Complainant is a very famous businessman […] it is reasonable for the Panel to conclude that the Respondent was aware of the Complainant, his business and his trade marks when the Respondent registered the Disputed Domain Name in 1998. »

Par ailleurs, le fait qu’une « trump card » soit un terme générique utilisé dans le vocabulaire du poker n’a pas permis au panéliste d’écarter la mauvaise foi du défendeur.

Ainsi, le représentant du WIPO a décidé d’ordonner le transfert du nom de domaine.

Autrement dit, parce que le demandeur est « très connu », le défendeur aurait dû avoir connaissance de l’existence de marques qui.. n’existaient pas encore et est, ipso facto, de mauvaise foi.

 

Pas d’antériorité dans l’UDRP ?

Cette décision souligne le fait qu’il n’est pas nécessaire que la marque soit enregistrée antérieurement au nom de domaine pour s’en prévaloir dans le cadre une UDRP : il ne s’agit pas d’un critère.

Ne nous hâtons pas trop vite. Le fait que le demandeur est un homme d’affaire dont la fortune s’élève à plus de 4 milliards de dollars a pu entrainer un excès de zèle chez ce panéliste. Ainsi, on peut ainsi penser que cette UDRP est une décision d’opportunité et qu’il faudra toujours mieux avoir une marque antérieure pour garantir ses chances de succès.