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Twenga.ca une décision qui va faire principe !

Une décision majeure vient d’être rendue il y a quelques jours par le centre d’arbitrage canadien de résolution des litiges le « British Columbia International Commercial Arbitration Centre » (« BCICAC »). Cette dernière, relative au nom de domaine , d’ores et déjà mentionnée et commentée plusieurs fois dans la presse spécialisée, devrait faire principe.

Nous vous proposons de revenir sur cette décision via le recueil des commentaires de Maître David-Irving Tayer, Avocat, Associé-Fondateur de Witetic et partenaire du Mailclub, ayant mené les démarches procédurales.

Mailclub.info : Bonjour David, vous avez représenté la société française Twenga SA devant le BCICAC, suite à l’enregistrement estimé frauduleux du nom de domaine < twenga.ca>. Pouvez-vous nous rappeler les faits ?

La société Twenga SA exploite une plateforme de shopping ouverte qui propose à ses visiteurs des services destinés à les guider dans leurs projets d’achat et services sur internet en leur présentant des offres répondant à leurs demandes. Cette société, acteur majeur du e-commerce, est titulaire de nombreux noms de domaine pour assurer sa visibilité sur la toile.

Le nom de domaine <Twenga.ca> a été enregistré en Whois privé et renvoyait les internautes vers un portail contenant des liens commerciaux relatifs au secteur d’activité de la société Twenga SA. Il s’agissait tant de liens renvoyant vers des sites concurrents que, ironiquement, vers le site de la société Twenga SA.

Mailclub a donc dans un premier temps et à la demande de la société Twenga SA, contacté le titulaire du nom de domaine pour tenter de trouver une issue amiable à ce litige compte tenu des droits qu’elle détient, notamment à titre de marque. Une telle tentative représente un pré-requis et permet très souvent d’obtenir gain de cause et à défaut, de consolider et d’étayer le contenu de sa plainte en faisant état des démarches effectuées.

Ces démarches permettent également de disposer d’éléments supplémentaires selon l’espèce, aidant à justifier de la mauvaise foi supposée du titulaire du nom de domaine litigieux.

Dans le présent cas, le titulaire n’a pas souhaité répondre aux diverses tentatives de contacts réalisées par le Mailclub avec la précieuse assistance du CIRA (Registre canadien).

Ainsi, devant l’impossibilité d’une solution amiable, j’ai par la suite, à la demande de la société Twenga SA, constitué le dossier de plainte nécessaire à la saisine du centre d’arbitrage canadien.

Mailclub.info : Quelles sont les conditions de saisine de cette instance arbitrale ?

L’article 3.1 de la charte de résolution des litiges du CIRA reprend, presque classiquement en matière d’arbitrage sur les noms de domaine, la nécessité de démontrer :

– l’existence d’un risque de confusion entre la marque et le nom de domaine,
– l’absence d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine en cause,
– l’enregistrement de mauvaise foi,

Il convient de noter que le texte prévoit que le titulaire doit avoir des droits sur une marque enregistrée antérieurement au nom de domaine objet du litige, et doit ainsi être détenue par le plaignant aux fins de recevabilité de la demande.

La difficulté résidait ici dans le fait que la marque de la société avait été déposée en 2008 mais avait été définitivement enregistrée presque un an après que le nom de domaine litigieux n’ait été déposé.

Ainsi, une action semblait par principe impossible.

Mailclub.info : Mais il apparait que certains changements aient été opérés par le CIRA le 22 août 2011, n’ est-ce pas ? Pouvez-vous nous en dire plus ?

Effectivement, le CIRA a décidé l’année passée de retirer de la charte de résolution des litiges la définition du terme « Droits », indiquant jusqu’alors que seule une marque canadienne enregistrée permettait la saisine de la juridiction arbitrale.

Cette définition a été retirée de la charte le 22 août 2011. Cependant, aucune autre disposition relative aux modalités de saisine n’a été modifiée, sous entendant potentiellement une poursuite de l’application de cette exigence.

Mailclub.info : Mais il vous a semblé que la définition du terme « Rights » ait pu être amendée afin de ne plus se limiter à une série de conditions énumérées et ainsi permettre la mise en avant de droit de manière plus large, n’est- ce pas ?

En effet, certains commentaires ont fait état d’une erreur de plume. Pour ma part, la réforme de ce texte s’apparentait à un « dépoussiérage », dans le but de simplifier les dispositions et éventuellement de s’adapter à certaines évolutions du droit.

Ma lecture du texte tendait à considérer que ce retrait de définition permet d’invoquer des droits plus larges que ceux initialement acceptés.

Mailclub.info : Comment avez-vous donc construit cet argumentaire audacieux ?

J’ai choisi de mettre en avant les droits de la société Twenga SA sur ses enregistrements de marque à travers le monde, et en justifiant de son exploitation antérieurement à son enregistrement au Canada –ce qui était comme vous l’avez compris le point épineux-.

En effet, la société Twenga SA dispose notamment d’une marque française enregistrée depuis 2004 (la plus ancienne) et exploitée depuis lors, via le site accessible depuis le sol canadien.

Le défendeur ne pouvait ainsi justifier d’une ignorance de la marque, le site internet étant accessible depuis le sol canadien, ce qui permettait également de relier la présence dans le pays. De plus, le défendeur exploitant le nom de domaine concerné afin de diffuser des liens commerciaux relatifs à l’activité du client et celles de ses concurrents éventuels, la mauvaise foi semblait pouvoir être caractérisée.

Ainsi, l’objet de mon argumentation a été de démontrer que la marque était exploitée depuis que le nom de domaine, accessible sur le sol canadien, était actif. Et ainsi, que le défendeur avait la possibilité d’avoir connaissance de la marque de la société < Twenga.ca> et aurait pu également faire opposition au dépôt de la marque s’il avait justifié d’un droit ou d’un intérêt légitime ; ce qui n’a pas été le cas. Ce point a été repris à juste titre par l’arbitre en charge de la plainte. Le titulaire n’a en outre jamais répondu aux tentatives de contact de Mailclub, ni à celles du CIRA.

L’ouverture, volontaire ou non, du CIRA via la nouvelle rédaction des règles d’arbitrage, autorise à mon sens une meilleure sauvegarde de droits de marque au Canada. Bien que l’enregistrement dans ce pays reste la condition essentielle, le décalage entre le dépôt et l’enregistrement est en partie gommé. L’enregistrement de mauvaise foi venant mettre le dernier coup de maillet sur le titulaire indélicat du nom de domaine.

Mailclub.info : Cette décision est donc une première ! Elle a donné lieu à plusieurs commentaires l’élevant au rang de décision de principe ? Pensez-vous qu’elle ait un impact sur les prochaines décisions ?

C’est effectivement une première qui ouvre de nouvelles perspectives pour les titulaires de marque au Canada. Elle permet a priori, dans une hypothèse similaire, de récupérer le nom de domaine litigieux et de ne pas être débouté pour défaut d’enregistrement de la marque. La situation antérieure pouvait laisser un cybersquatter impuni en raison de délais d’enregistrement d’une marque plus longs que ceux relatifs à la réservation d’un nom de domaine. Il y a donc une sorte de rééquilibrage temporel entre le monde virtuel et le monde réel.

En tout état de cause, cette décision favorable semble revenir aux principes que s’était fixée la procédure arbitrale : permettre l’obtention d’une décision rapide en cas d’atteinte aux droits en raison de l’enregistrement et de l’exploitation qui en est faite.

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Article écrit par Matthieu Aubert

Matthieu est responsable du département juridique du Mailclub, notamment en charge de nos services de surveillances et de récupérations. Titulaire d’un Master II de droit des créations immatérielles et nouvelles technologies ainsi que d’un diplôme de juriste conseil en entreprise spécialisé en Propriété Intellectuelle, Matthieu est spécialiste des problématiques d’atteintes aux marques sur internet (noms de domaine, réseaux sociaux, liens sponsorisés,…). Il est joignable au +33 4 88 66 22 12 ou par mail à m.aubert@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.

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