procédure UDRP sur l'antériorité de la marque

Première décision UDRP concernant la nouvelle extension en cyrillique .рус

La première décision UDRP concernant la nouvelle extension en cyrillique .рус a été rendue le 7 septembre 2017 au sujet du nom de domaine <хэдхантер.рус> (<xn--80ahe5aqkrb4e.xn--p1acf>). Le nouveau gTLD .рус signifie – en langue russe – “russe” (écrit en forme brève) et s’adresse à la communauté russophone. S’il n’existe pas, à ce jour, de procédure arbitrale de règlement des litiges pour les ccTLD russes .ru, .рф et .su, les nouveaux gTLD .рус, .москва, .moscow etc. sont quant à eux soumis aux règles de la procédure UDRP classique. Pour .москва et .moscow la première décision UDRP a été rendue en 2015 (OMPI, affaire numéro D2014-2275).

En l’espèce, le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine litigieux <хэдхантер.рус> détenu par une personne physique, au profit du requérant, une SARL russe du même nom – « Хэдхантер » –, spécialisée dans le secteur du recrutement et des ressources humaines. Cette décision UDRP est disponible en langue russe sur le site de l’OMPI.

Le présent cas est intéressant en raison, notamment, de la nature du radical du nom de domaine en cause. « Хэдхантер » est une translittération en cyrillique du mot anglais “Headhunter”. Le radical du nom de domaine a donc un sens commun en anglais, facilement compréhensible même pour des personnes de niveau débutant en anglais. La société requérante a donc dû, dans cette procédure, prouver que l’enregistrement litigieux visait bien sa marque.

Sur l’enregistrement de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime du défendeur

La requérante a pris le soin d’apporter tous les éléments de preuve de la notoriété, en Russie, de sa dénomination sociale et de ses marques.

Initialement enregistrée, en 2000, sous le nom de “National Job Club”, la société requérante a commencé dès 2002 à communiquer sous le signe “Headhunter”, notamment via le site “headhunter.ru” enregistré à cet effet. En 2010, la société « Хэдхантер » a enregistré deux marques russes, ХЭДХАНТЕР et HEADHUNTER, qui ont servi de fondement à la procédure arbitrale en question. Il est intéressant de noter que dans ce cas, la société a acquis, grâce à l’exploitation du nom de domaine “headhunter.ru”, une certaine notoriété sur le signe “Headhunter” bien avant son enregistrement à titre de marque.

La société « Хэдхантер » est également propriétaire de plusieurs noms de domaine qui contiennent les signes « xэдхантер » / « headhunter » ; la décision UDRP en question mentionne notamment: <хэдхантер.рф>, <хэдхантер.москва>, <headhunter.moscow>, <headhunter.ru>, <хедхантер.бел>, <headhunter.by>, <headhunter.tj>, <headhunter.uz>, <headhunter-group.com> et <groupheadhunter.com>.

À l’heure actuelle, le site principal de cette société (www.hh.ru) est devenu l’un des sites les plus populaires en Russie en matière de recherche d’emploi. La requérante a également souligné que la société « Хэдхантер » avait été référencée par le magazine économique “Forbes”.

On peut également noter que la société « Хэдхантер » mène une politique active de protection de ses marques et a déjà obtenu, dans le cadre de procédures judiciaires en Russie, le transfert de plusieurs noms de domaine (en .ru et en .com.ru) contenant ses marques.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 mai 2016 alors que la société et les marques du requérant étaient déjà très connues en Russie. Quant au défendeur, il n’a fait aucun commentaire ni fourni aucune justification au titre de sa réservation du nom. Les panélistes ont donc considéré qu’il était fort probable que le défendeur eût enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de la société et des marques du requérant.

Sur l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine

Le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page présentant les services du registrar via lequel ce nom a été enregistré ; ce nom de domaine était également proposé à la vente. Les panélistes ont donc considéré qu’il était exploité de mauvaise foi au regard du point 4(b)(i) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

Les experts ont également pris en compte le fait que le défendeur ait enregistré d’autres noms de domaine constituant une translittération en cyrillique de marques internationalement connues telles que BurgerKing (<бургеркинг.рус>),  Subway (<сабвей.рус>), KFC (<кфс.рус>), MasterCard (<мастеркард.рус>), GoogleDisk (<гуглдиск.рф>), GoogleDrive (<гуглдрайв.рф>) ou encore GoogleChrome (<гуглхром.рф>) et les ait proposés à la vente.

Ainsi, pour ordonner le transfert, les experts ont pris en compte l’ensemble des éléments qui étaient en défaveur du titulaire, à savoir : l’absence de réponse de ce dernier dans le cadre de la procédure, l’absence d’exploitation justifiée du nom, la mise en vente de ce dernier, ainsi que le fait que le titulaire détenait un nombre important de noms de domaine ciblant de la même manière d’autres marques connues.

En effet, la décision des panélistes aurait pu être différente si le titulaire avait contesté les arguments du demandeur et avait démontré que son exploitation du nom était légitime (par exemple s’il avait exploité, et ce à titre non lucratif, son nom de domaine conformément au sens générique, en anglais, du terme “Headhunter”).

D’après nos recherches, le défendeur a en effet enregistré des dizaines de noms de domaine en cyrillique sous l’extension .рус, reproduisant entre autres des marques génériques et des marques non génériques (qu’il s’agisse de marques russes orthographiées en cyrillique dès l’origine ou de marques internationales translittérées en cyrillique). D’autres décisions UDRP similaires peuvent  donc suivre.