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Précision du cadre juridique de l’usage de mots clés protégés à titre de marque

A la lumière de la jurisprudence Google, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue confirmer les règles d’utilisation du service de référencement Google.

Saisie de dix questions préjudicielles par la High Court of Justice au Royaume Uni, la CJUE a, dans un Arrêt en date du 22 septembre 2011, rappelé les principes précédemment posés en matière d’achat de mots clés et s’est prononcée, en particulier, sur la fonction d’investissement de la marque.

Retour sur les faits

Le célèbre groupe mondial de livraison de fleurs « Interflora » jouit d’une notoriété incontestable au Royaume Uni. Cependant, dans le cadre du système de référencement Adwords, l’un des principaux détaillants du Royaume Uni « Marks and Spencer » a acheté un certain nombre de mots clés comprenant la marque « INTERFLORA » afin de promouvoir son service de vente et de livraison de fleurs.

La société Interflora British Unit, détenteur d’une licence de la société américaine Interflora Inc, a alors introduit un recours auprès de la High Court of Justice à l’encontre de Marks and Spencer pour contrefaçon de marque.

La Cour a ainsi questionné la CJUE sur la légalité de l’emploi de marque sans le consentement du titulaire par un concurrent, en tant que mots clés dans le cadre d’un service de référencement sur Internet.

Atteinte aux fonctions de la marque

Conformément à la jurisprudence antérieure, la CJUE a réaffirmé le principe selon lequel le titulaire d’une marque est habilité à interdire l’usage par un tiers d’un signe identique pour des produits ou des services identiques, dans l’hypothèse où cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une de des fonctions de la marque.

La Cour a rappelé que la fonction essentielle de la marque était de garantir l’identité d’origine des produits et services et que, par conséquent, la fonction essentielle de la marque était de garantir au consommateur la provenance du produit ou du service.

Toutefois, en ce qui concerne l’usage, dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de signes identiques à des marques en tant que mots clés pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées, la CJUE a jugé que, outre la fonction essentielle, les autres fonctions que revêt la marque dont notamment la fonction de publicité et la fonction d’investissement s’avéraient pertinentes.

La fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services

Ainsi, en ce qui concerne la fonction d’indication de provenance, la CJUE souligne que la marque est atteinte lorsque l’annonce publicitaire affichée à partir du mot clé, ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute le moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

En conséquence, dès lors que l’origine des produits et services visés par l’annonce publicitaire est difficilement identifiable par un internaute normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la fonction essentielle de la marque sera atteinte.

La fonction de publicité

Par ailleurs, la Cour rappelle également que l’usage d’un signe identique à une marque en tant que mot clé ne porte pas atteinte à la fonction de publicité de la marque.

La fonction d’investissement

Parallèlement, pour la première fois, la CJUE examine la protection de la fonction d’investissement de la marque, qui se distingue de la fonction de publicité. A ce titre, elle affirme que l’usage d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques par un concurrent porte atteinte à ladite fonction dès lors que cet usage gêne de manière substantielle l’emploi, par le titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer ou de fidéliser les consommateurs.

La Cour ajoute « dans une situation où la marque bénéficie déjà d’une telle réputation, il est porté atteinte à la fonction d’investissement lorsque l’usage par le tiers d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques affecte cette réputation et met ainsi en péril le maintien de celle-ci. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le titulaire d’une marque doit pouvoir s’opposer, en vertu du droit exclusif qui lui est conféré par la marque, à un tel usage (Cf Arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, non encore publié au Recueil, point 83) ».

Toutefois, dans l’hypothèse où un tel usage aurait pour effet de contraindre le titulaire de la marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer ou de fidéliser les consommateurs, la fonction d’investissement ne serait pas atteinte.
En outre, le titulaire ne peut s’opposer à un usage de la marque qui aurait pour conséquence le détournement des consommateurs des produits ou des services revêtus de ladite marque.

La protection renforcée des marques de renommée

Enfin, la Cour a également répondu à la question sur la protection renforcée des marques de renommée. A ce titre, la CJUE s’est prononcée sur la portée des notions de « dilution » – préjudice au caractère distinctif de la marque de renommée – et de « parasitisme » – profit indûment tiré du caractère distinctif/ de la renommée de la marque.

Partant, la Cour a notamment constaté que la sélection sans « justes motifs », dans le cadre d’un service de référencement, de signes identiques ou similaires à une marque renommée d’autrui pouvait s’analyser comme un acte de parasitisme. De la même manière, elle a précisé que« une telle conclusion peut notamment s’imposer dans des cas où des annonceurs sur Internet offrent à la vente, moyennant la sélection de mots clés correspondant à des marques renommées, des produits qui sont des imitations des produits du titulaire desdites marques ».

« En revanche, lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d’un mot clé correspondant à une marque renommée propose – sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque – une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu’un tel usage relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un juste motif ».

En conclusion, il convient de rappeler les principaux principes édictés par la Cour en matière d’atteinte aux fonctions de la marque.
Le titulaire est ainsi habilité à interdire à un concurrent d’utiliser à des fins publicitaires la marque – à partir d’un mot clé identique à ladite marque que ce concurrent a, sans autorisation du titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet – pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, dès lors que cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Un tel usage :

– porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers;

– ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et

– porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs.

En conséquence, conformément au principe du renvoi préjudiciel, il appartient à la juridiction nationale de vérifier notamment si Marks & Spencer a, par un usage de mots-clés correspondant à la marque de son concurrent Interflora dans le cadre du service de référencement de Google, porté atteinte à l’une des « fonctions » de ladite marque ou commis un acte de parasitisme.

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Article écrit par Claire Corona

Claire est juriste au sein du service juridique du Mailclub Titulaire du CEIPI Marques et Dessins et Modèles ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies. Claire est à votre disposition pour toute problématique liée à vos marques sur Internet au +33 4 88 66 22 08 ou par e-mail à c.corona@mailclub.fr.

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