Paris, une simple indication géographique ?

Décidément on pourrait commencer à croire qu’une problématique sous-jacente oppose le centre d’arbitrage et de médiation de l OMPI à notre capitale française.
La ville de paris, habituée des procédures de résolution des litiges arbitrales, se voit refuser le transfert des derniers noms de domaine estimés litigieux pour lesquels elle a saisie ledit organisme….

Le litige oppose en l’espèce la ville de Paris à une société américaine, spécialisée dans la revente spéculative de noms de domaine en « .tv », et nouvellement titulaire du nom de domaine « paris.tv ».

La ville de paris, titulaire de la marque française « paris », estime que l’enregistrement par la société de droit américain viole les droits de propriété intellectuelle qu’elle détient sur le terme.

Pour statuer sur l’effectivité de cette atteinte, le choix a été fait de designer trois experts. Ces derniers disposent d’interprétations différentes, amenant deux d’entre eux à débouter le plaignant.

Le respect des conditions cumulatives

Pour rappel, afin d’être éligible à l’ouverture d’une procédure de résolution des litiges selon les principes UDRP, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

– Détention par le plaignant d’une marque antérieure à la date d’enregistrement du nom de domaine objet de l’action,
– Absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine sur le terme repris,
– Enregistrement et utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par son titulaire

Habituellement ce sont les deux derniers critères qui font l’objet d’un débat développé, la détention d’une marque étant facilement justifiable. D’autant plus dans un système de droit anglo-saxon, reconnaissant l’opposabilité d’une marque non enregistrée mais incontestablement utilisée.

Marque semi-figurative : recherche de l’élément prédominant

L’originalité de cette décision repose sur la non reconnaissance par deux des trois panelistes en charge de l’affaire de la détention par la ville de Paris, d’une marque protégeant suffisamment le terme « Paris ».

La marque détenue par la ville et sur la base de laquelle la violation est alléguée est une marque semi figurative, contenant donc le terme « paris » ainsi qu’un logo.

En présence d’une telle marque les experts affirment généralement, lorsque le terme verbale protégé par la marque semi figurative est repris à l’identique en tant que nom de domaine, que la première condition est satisfaite.

Or dans cette décision, deux panelistes refusent de reconnaitre un caractère distinctif propre au terme « paris », admettant ainsi la similarité et non la reprise à l’identique.

Une base argumentaire basée sur un cas de figure différent

Afin d’étayer cet argumentaire, il est fait référence à deux autres décisions de l’OMPI pour lesquelles la ville de Paris était également la plaignante. Or comme le relève l’experte « dissidente », il s’agissait dans ces procédures de noms de domaine associant « paris » à un terme générique « wifi ». La situation était ainsi dissemblable car il s’agissait de savoir si : l’enregistrement d’un nom de domaine contenant la mention de « wifi » associée au mot « paris », devait être exclusivement réservée à une exploitation opérée par les services de la ville ou, si ces mots pouvaient être enregistrés librement par toute personne ayant un intérêt légitime a les exploiter. Les transferts avaient ici été refusés car le risque de confusion semblait devoir être écarté.

Mais dans le cas présent, le nom de domaine reprenait à l’identique le mot « paris » lui-même protégé par un droit de marque…

L’interprétation fonction de la nature géographique de l’élément verbal

Les experts énoncent que lorsque l’on est en présence d’une marque semi-figurative, il est normalement admis que le terme écrit prévaut sur le logo car, ce sont les lettres qui donnent à la marque son sens fondamental. Mais concernant ce cas précis, « paris » étant une indication géographique connue de tous, le terme lui-même ne peut avoir de sens propre différent et donc distinctif. A moins qu’il n’est acquis de part son usage un sens propre, distinct de sa signification originelle. Ce qui n’est pas pour les experts, le cas en l’espèce.

En conséquence, les deux experts majoritaires concluent également que les deux critères suivants ne sont pas réunis. Ne reconnaissant pas à la ville de paris de droit sur le terme « paris », sans reprise supplémentaire de la partie figurative, il ne peut y avoir de caractérisation d’absence d’intérêt légitime, de risque de confusion, d’utilisation de mauvaise foi…qui semblaient cependant bien caractérisés…

Une interprétation qui permet donc au présumé cybersquatteur de jouir pleinement de son nom de domaine, exploité actuellement pour mise en place d’une redirection, et n’ayant aucun lien avec la ville de paris…