nuage des nouveaux gTLDs

Nouveaux gTlds et marques: limites

Nouveaux gTlds, une nouvelle manne pour les cybersquatteurs ? La création des nouvelles extensions génériques dans le cadre de l’ouverture des gTlds par l’ICANN suscite quelques controverses.

Outre le formidable outil de communication offert aux marques, le programme des nouveaux gTlds crée de nouvelles problématiques et ce notamment au regard de la protection du droit des marques. En effet, il convient de s’interroger sur la nature et le nombre de dispositifs que l’ICANN prévoit de mettre en place en vue de minimiser et de lutter contre le cybersquatting.

L’ICANN a érigé un certain nombre d’obligations imputables aux futurs Registres dans le cadre de la protection des droits de tiers et notamment des droits de marque.
En effet, dans son guide du candidat « applicant guidebook », dont la dernière version en vigueur date du 04 juin 2012, l’ICANN impose aux nouveaux Registres la mise en place de mesures destinées à protéger les droits de tiers (Article 2.8.- Module 5 du Registry Agreement intitulé « Protection of legal Rights of Third Parties »).

TradeMark ClearingHouse

En outre, l’ICANN prévoit l’instauration de la “TradeMark ClearingHouse” ou TMCH (page 301 du Guide)], système par lequel les titulaires de marques enregistrées procéderont à l’enregistrement de leurs marques dans une base de données mondiale. Tout intéressé, satisfaisant aux conditions requises à l’article 3 du guide ([« CRITERIA FOR TRADEMARK INCLUSION IN CLEARINGHOUSE », page 303)], devra s’acquitter de la somme de 150 USD par an afin de figurer dans ladite base de données.
A l’heure actuelle, la TMCH n’est pas implémentée. En effet, le système sera mis en œuvre et géré par deux entreprises de renommée internationale, telles que DELOITTE et IBM, agréées par l’ICANN en juin dernier au terme d’un appel d’offres.

La TMCH constitue un véritable outil de protection des marques mais aussi un outil indispensable aux futurs Registres. En effet, les Registres pourront accéder à la base de données dans le cadre des différents mécanismes de protection des droits qu’ils devront mettre en place et faire respecter à compter du lancement de leurs nouvelles extensions.

Parmi lesdits mécanismes, les Registres auront l’obligation d’implémenter deux systèmes tels que la période de « Sunrise » et la « Trademark claims »

Trademark Claims

Par ce dispositif, le Registre en charge de l’extension générique ainsi que le titulaire du nom de domaine en cause, seront alertés lorsque le nom de domaine objet de la demande d’enregistrement, sera identique à l’une des marques inscrites dans la base de données « TMCH ».
Ainsi, la demande d’enregistrement potentiellement litigieuse sera notifiée au titulaire de la marque antérieure.

Toutefois, dans l’hypothèse où le nom de domaine serait similaire ou constituerait une variation de la marque, celui-ci ne serait pas relevé par le système. De plus, si le nom de domaine est identique à l’une des marques TMCH, le titulaire du domaine devra attester en pleine connaissance de cause que son nom de domaine n’enfreindra aucunement les droits antérieurs du titulaire de ladite marque.

Partant, un tel dispositif a un double effet : permettre aux titulaires de deux marques identiques dont les produits et services sont différents de coexister d’une part, et permettre aux cybersquatteurs peu scrupuleux de conserver leur nom de domaine frauduleux par une fausse déclaration sur leurs bonnes intentions au regard de l’exploitation du nom de domaine, d’autre part.

Ainsi, il apparaît que le mécanisme « trademark claims » ne soit pas infaillible et ne semble pas de nature à protéger les titulaires de marques de façon absolue.

Sunrise

D’ores et déjà appliquée par de nombreux registres lors du lancement de leur nouvelle extension, tel que le .XXX, la période de « Sunrise » consiste pour les titulaires de droits de marque à enregistrer de manière prioritaire et ce dans un délai déterminé, un nom de domaine identique à leur marque sous l’extension en cause.

La période de Sunrise devra être mise en place par l’ensemble des futurs Registres à l’occasion de l’ouverture de leurs extensions génériques.
Or, il apparaît laborieux pour les titulaires de marques de prouver leurs droits auprès de centaines de nouveaux Registres dans un court délai. C’est pourquoi l’ICANN a requis la création de la base de données TMCH. Les Registres pourront vérifier de manière intelligible et rapide les informations relatives aux marques.

La « sunrise » présente ainsi le réel avantage pour les titulaires de marques de bloquer leur nom de domaine et au demeurant éviter le cybersquatting. Cependant, tel que le « trademark claims », la sunrise period prévoit uniquement la possibilité pour les titulaires de marques de réserver un nom de domaine identique à leur marque enregistrée dans la base de données TMCH.

En conséquence, les titulaires des droits de marques devront patienter, au même titre que les cybersquatteurs, jusqu’à l’ouverture de l’extension au public afin d’enregistrer les variations de leurs signes distinctifs.
Aussi, les titulaires de marques devront prouver leur appartenance à la communauté concernée par l’extension ou justifier d’un intérêt à obtenir une protection en son sein.

Au travers de la TMCH, l’ICANN a mis en place un outil de veille par lequel les titulaires de marques enregistrés sur la base de données pourront être alertés des réservations potentiellement litigieuses identiques à leurs marques. Cependant, dans une telle hypothèse, quels moyens d’actions s’offrent auxdits titulaires en vue de la cessation de l’atteinte portée à leurs droits ?

Parallèlement à la TMCH, l’ICANN a défini trois procédures de résolutions de litiges à l’encontre du registre de l’extension en cause et du titulaire du nom de domaine litigieux.

Procédures dirigées à l’encontre du Registre

Registry Restrictions Dispute Resolution Procedure (RRDRP)

La procédure RRDRP vise à faire cesser toute violation portée aux intérêts de la communauté d’internautes pour laquelle l’extension a été créée, du fait du comportement d’un opérateur gTld qui n’aurait pas respecté les restrictions d’enregistrement stipulées dans l’accord du Registre .

Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (Trademark PDDRP)

La procédure PDDRP permet à un titulaire de marques d’agir à l’encontre d’un Registre en charge d’une nouvelle extension générique qui aurait par ses méthodes incité ou permis à un titulaire d’un nom de domaine de porter atteinte auxdites marques ou encore tirerait profit lui-même de ladite atteinte.

Procédure d’urgence menée à l’encontre du titulaire d’un nom de domaine :
Uniform Rapid Suspension (URS)

Si les conditions URS réfèrent à celles édictées pour la procédure UDRP, il en va différemment en ce qui concerne les effets. Le plaignant ne peut espérer que le gel du nom de domaine et non le transfert. Le nom de domaine sera ainsi suspendu pendant toute la durée de la réservation du nom de domaine.

D’autres procédures?

Parmi les mécanismes de protection des marques, l’ICANN impose uniquement la mise en place des outils susmentionnés. Les Registres pourront ainsi instaurer une protection accrue ou minimaliste. Toutefois, quelles mesures seront prises par les futurs Registres afin de lutter contre le cybersquatting ?

L’interrogation relève d’une certaine importance d’autant plus que 1927 candidatures(http://www.domainnews.com/en/icann-releases-new-gtld-progress-report.html) ont été déposées auprès de l’ICANN. La question est de savoir si dans le cadre de leur obligation de mise en place de mesures propres à lutter contre le cybersquatting, les futurs Registres mettront en place des systèmes d’actions efficaces permettant la résolution d’un conflit entre un nom de domaine et un droit antérieur.
Imagineront-ils une procédure UDRP bis ? Dans l’affirmative, les frais de dépôt de plainte seront-ils à la charge du plaignant ? Point contestable à notre humble avis. Quel organisme sera en charge de la gestion des procédures arbitrales ?

Face à ces questions, l’ICANN fait l’objet de nombreuses critiques au regard de ses mesures de lutte contre le cybersquatting. L’association internationale des marques (INTA) a notamment jugé insuffisant le système de protection des marques prévu par l’ICANN(http://www.domainnews.com/en/inta-supports-us-congress-gtld-concerns.html). En effet, selon l’INTA les titulaires de marques devront débourser des sommes et ressources conséquentes en vue de défendre leurs marques et protéger leurs clients de la contrefaçon en ligne. Selon l’association, cette réalité s’explique par les nouvelles opportunités qu’offre l’ouverture de nouvelles extensions génériques aux “criminels”.

Dans ce contexte, l’INTA a requis dans une lettre adressée au Sénat américain, la communication des mesures prises par l’ICANN en vue d’assurer un marché stable et sécurisé avec la participation de l’ensemble de la communauté dans le cadre du programme des nouveaux gTlds.

Parallèlement, alors que certaines problématiques d’ordre juridique émergent au regard de l’avènement de centaines d’extensions génériques, d’autres contestations d’ordre éthique font également la une.
En effet, des pays comme l’Arabie Saoudite(http://www.domainnews.com/en/kingdom-of-saudi-arabia-objects-to-baby-and-virgin-gtld-applications.html) remettent en cause la création d’extensions à caractère évocateur. L’Arabie Saoudite s’oppose ainsi à l’ouverture de 31 extensions génériques telles que :
.Virgin, .Baby, .Adult, .Gay, .Poker, .Porn, .Sex, .Style, .Tattoo, .Hot, .Bar, .Casino, .Wine, .Vodka, .Pub, etc.

Selon le Gouvernement Saoudien les extensions concernées vont à l’encontre de leurs valeurs culturelles et religieuses.

En conclusion, le programme New gTlds suscite de nombreuses controverses et ce notamment sur le plan juridique. Il apparaît que malgré les engagements pris par l’ICANN, les titulaires de marques devront faire face à une multiplication des litiges en matière de noms de domaine. L’ingéniosité et le caractère retord des cybersquatteurs ne sont plus à prouver. En conséquence, à défaut d’adoption de sanctions radicales par lesquelles le cybersquatteur aurait un réel manque à gagner, les prochaines années seront semble-t-il prospères au cybersquatting.

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Article écrit par [Claire Corona

Claire est juriste au sein du service juridique du Mailclub Titulaire du CEIPI Marques et Dessins et Modèles ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies. Claire est à votre disposition pour toute problématique liée à vos marques sur Internet au +33 4 88 66 22 08 ou par e-mail à c.corona@mailclub.fr.

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