nom de domaine en .bank

La marque « .BANK » annulée suite à une erreur

Avisée, audacieuse ou encore rusée? Quel adjectif pour nommer la société « Asif » au regard de son dépôt à titre de marque du signe « .BANK » ?

De façon intéressée et calculée, la start-up, connue désormais sous la dénomination « Domain Security Company », avait obtenu auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademarks Office – Office américain des marques) l’enregistrement d’une potentielle future extension de nom de domaine, ou new Tld, « .BANK » à titre de marque.

Création de nouvelles extensions

Pour mémoire, jusqu’au 12 avril prochain, les sociétés désireuses d’obtenir l’extension nom de domaine correspondante à leur dénomination ou marque dite « corpTld », pourront déposer leur dossier de candidature auprès de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)].
Parallèlement, toute société a la possibilité de solliciter la création d’une nouvelle extension générique, telle que le « .BANK », objet de convoitise.

La marque « .BANK »

Afin de prévenir toute contestation relative à la légitimité de sa candidature New Tld, la société Asif avait fait la demande auprès de l’Office américain des marques de la prochaine extension à valeur ajoutée « .BANK ».

Or, la start-up n’avait pas planifié les contestations d’un tel dépôt et leurs conséquences. Suite à l’enregistrement de la marque « .BANK », l’USPTO a étudié une lettre de protestation, envoyée plusieurs jours avant ledit enregistrement, par laquelle il était mis en évidence qu’un tel signe ne pouvait revêtir la fonction de marque et, correspondait en outre au projet d’une nouvelle extension générique de nom de domaine.

En définitive, l’USPTO a procédé à l’annulation de la marque une semaine après son enregistrement, au motif d’une « erreur » décelée suite à la réception de la lettre de protestation. L’Office a ainsi indiqué au titulaire déchu que, l’enregistrement d’un new Tld à titre de marque était contraire à sa politique, et ne pouvait remplir la fonction essentielle de la marque soit la garantie d’identité d’origine des produits.

Une future marque « .SECURE » ?

A ce titre, il convient de noter que le directeur de l’Asif, ou Domain Security Company, indiquait avoir également déposé la marque « .SECURE » auprès de l’USPTO. Bien que le dépôt n’ait fait l’objet d’aucune contestation à ce jour, l’Asif entend postuler auprès de l’ICANN pour la nouvelle extension « .SECURE ».

La réclamation effectuée auprès de l’USPTO annonce un combat entre les candidats au .BANK. Une telle extension reflète de grands enjeux, puisque l’heureux gagnant en deviendra le Registre.

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Article écrit par [Claire Corona

Claire est juriste au sein du service juridique du Mailclub Titulaire du CEIPI Marques et Dessins et Modèles ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies. Claire est à votre disposition pour toute problématique liée à vos marques sur Internet au +33 4 88 66 22 08 ou par e-mail à c.corona@mailclub.fr.

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