Existe-t-il un droit des noms de domaine ?

Absence de législation autonome et homogène

Les noms de domaine ne faisant pas l’objet d’une législation autonome et homogène, et n’étant pas mentionnés dans le Code de la propriété intellectuelle, on est souvent amenés à s’interroger sur l’existence ou non d’un droit des noms de domaine.

Qu’est-ce qu’un droit ?

Selon le Dictionnaire Larousse, le terme « droit » se définit comme « la science ayant pour objet l’étude des règles qui régissent les rapports des membres d’une même société ». Pour le dictionnaire-juridique.com, le droit « est l’ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui à un moment et dans un Etat déterminés, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent ». Ainsi, se demander s’il existe un droit des noms de domaine revient à s’interroger sur l’existence ou non d’un ensemble de dispositions réglant le statut des noms de domaine.

Mailclub se positionne en faveur d’un droit des noms de domaine

Assurément la réponse est positive. Des dispositions concernant les noms de domaine, bien que peu nombreuses, ont été édictées de façon à conférer un réel statut aux noms de domaine. Autant qu’il existe un droit de la propriété intellectuelle, un droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication, un droit des marques, il existe, selon nous, un droit des noms de domaine. De même, dans sa chronique « Un an de droit des noms de domaine », parue en décembre 2009 (Communication Commerce électronique n°12, chronique 10), le professeur Laure Marino affirme que « le droit des noms de domaine se construit pas à pas, mais plutôt efficacement, donnant à voir un bouillonnant laboratoire où s’élaborent les solutions de demain ».

Le Code de la propriété intellectuelle présente des lacunes

Ce droit des noms de domaine est un droit particulier dans la mesure où il ne fait pas l’objet d’une mention particulière par le Code de la propriété intellectuelle et, de ce fait, ne fait pas l’objet d’une protection autonome. En effet, bien que protégeant les signes distinctifs, le Code de la propriété intellectuelle ne présente pas le nom de domaine comme étant un signe distinctif. L’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce effectivement que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

– a. A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

– b. A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion
dans l’esprit du public ;

– c. A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

– d. A une appellation d’origine protégée ;

– e. Aux droits d’auteur ;

– f. Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;

– g. Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

– h. Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

Les noms de domaine ne sont donc pas prévus par cette disposition. Néanmoins, l’expression « et notamment » signifie que la liste de l’article L.711-4 n’est pas limitative. Les noms de domaine, en tant que signes distinctifs, doivent donc, à ce titre, être protégés.

Le nom de domaine, un signe distinctif

Notons toutefois que tous les noms de domaine ne sont pas considérés comme des signes distinctifs, l’article L. 711-2 du CPI nous en donnant les caractéristiques essentielles. Pourtant, le nom de domaine est considéré depuis longtemps comme faisant partie des signes distinctifs. Déjà en 1999, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) classait le nom de domaine parmi les signes distinctifs. En effet, dans son rapport final du 30 avril 1999, elle a précisé que l’objectif conféré aux noms de domaine est de faire en sorte qu’ « une adresse facile à mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours aux adresses IP. C’est cependant parce qu’ils sont faciles à mémoriser et à identifier que les noms de domaine ont acquis peu à peu la fonction de signes distinctifs des entreprises ou des particuliers ». Le nom de domaine semble ainsi rejoindre la liste des signes distinctifs.

Toutefois, pour être distinctif, un nom de domaine doit répondre à certaines conditions.

Les conditions tenant à la protection du nom de domaine

D’une part, il ne doit pas être la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (voir à ce titre notre article « Exploitation d’un nom de domaine générique ».

Autrement dit, le nom de domaine ne peut faire l’objet d’une protection particulière s’il est utilisé dans son sens commun. Ainsi, si j’enregistre une marque « vernis à ongles » pour vendre du matériel électroménager ma marque sera distinctive. A l’inverse, une marque « vernis à ongles » enregistrée dans l’optique de vendre du vernis à ongles ne sera pas considérée comme distinctive et ne pourra donc pas faire l’objet d’une protection particulière. Dans cette hypothèse, si je dépose le nom de domaine « vernisaongles.fr » et que je le redirige vers un site Internet mettant en vente des vernis à ongles, mon nom de domaine, en ce qu’il est générique et usuel, ne sera pas considéré comme étant distinctif. De ce fait, la personne qui souhaite déposer le nom de domaine « vernisàongles.fr » pourra le faire si elle dispose d’un intérêt légitime sans encourir une potentielle procédure contraignante.

D’autre part, pour créer une antériorité, le nom de domaine doit renvoyer à une page web active. En effet, le 27 juillet 2000 et le 9 juillet 2002 (inédits), le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que « la protection sur un nom de domaine ne (peut) s’acquérir que par son exploitation, si le site est inactif après le dépôt de la marque il ne (peut) créer une antériorité du nom de domaine ». Ainsi, seul un nom de domaine exploité peut faire l’objet d’une protection. A ce titre, le Tribunal de Grande Instance de Paris a précisé, le 6 juin 2006, que le risque de confusion ne pouvait s’apprécier qu’en considération du contenu du site. Seul un nom de domaine exploité peut être protégé puisque c’est par l’intermédiaire de la page web afférente au nom de domaine que le risque de confusion est apprécié.

Par conséquent, un nom de domaine sera considéré comme étant un signe distinctif dont l’antériorité pourra être revendiquée s’il n’est pas la désignation nécessaire, générique et usuelle du produit ou du service et s’il renvoie à un site web exploité. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’enregistrement postérieur d’une marque identique ou similaire à ce nom de domaine pourra être critiqué et sanctionné. C’est en ce sens qu’a statué le Tribunal de Grande Instance du Mans dans sa décision « Océanet » du 29 juin 1999 (« les noms de domaine (…) constituent une antériorité opposable au dépôt de la marque (…) s’il existe une confusion dans l’esprit du public dans la mesure où le nom de domaine a été déposé antérieurement à la marque d’une part et, d’autre part, qu’il fait l’objet d’une exploitation effective sur le réseau » ; PIBD 2000, 692, III, 91), suivi par la Cour d’appel de Paris par son arrêt « lavie.com » du 18 octobre 2000 (D. 2001, jurispr. p. 1379, obs.G. Loiseau), le Tribunal de Grande Instance de Paris par sa décision « Looxor » 9 juillet 2002 (Comm. com. électr. févr. 2003, act. 23, p. 4) ou encore par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre par sa décision « e-qualité » du 4 novembre 2002 (Comm. com. électr. févr. 2003, act. 24, p. 4).

De plus, si le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas explicitement de dispositions propres aux noms de domaine, d’autres dispositions tendent à élaborer un droit des noms de domaine et, de ce fait, se doivent d’être mentionnées.

Le nom de domaine répond à un droit d’occupation

Ainsi, le Code des postes et des télécommunications (CPT), modifié par la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, et plus particulièrement son article 45 et suivants, établit les conditions d’enregistrement et de gestion des noms de domaine français en « .fr ». Le principe phare en matière de noms de domaine est édicté par l’article L. 45-1 du CPT sous la forme du « premier arrivé, premier servi ». De plus, conformément à l’article L. 45-2 de ce même code, un nom de domaine doit être conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation nationale en vigueur et ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (droit de propriété industrielle, droits d’auteur et droits voisins, etc.) ; sauf si son titulaire justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

L’apparition de chartes de nommage

Par ailleurs, les titulaires de noms de domaine doivent se conformer aux règles définies par les offices d’enregistrement, la majeure partie ayant élaboré une charte de nommage. C’est à travers leurs chartes de nommages que les Registres édictent les règles propres à la gestion et à l’utilisation des noms de domaine ainsi que les obligations incombant à chacune des parties. En effet, la charte de nommage a été définie par le site definitions-webmarketing.com comme étant un « document regroupant les règles d’attribution et de gestion des noms de domaines correspondant à une extension particulière ». Le site de l’Association Française de Nommage Internet en Coopération (l’AFNIC), quant à lui, précise qu’une charte de nommage s’entend comme un « document regroupant l’ensemble des règles qui gouvernent une extension (ccTLD ou gTLD). Elle couvre théoriquement tous les aspects administratifs, légaux, et parfois même techniques des noms de domaine pouvant être enregistrés sous cette extension ».

L’exemple français

La France, par exemple, est très impliquée dans le mouvement prônant « un droit des noms de domaine ». D’une part, en précisant que « les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime », l’article L. 45-2 in fine du Code des Postes et des Télécommunications confère aux Registres en charge de la gestion des extensions dépendantes du territoire français un pouvoir de gestion et de contrôle des noms de domaine ainsi qu’un pouvoir de sanction à l’égard des titulaires « malhonnêtes ».

L’AFNIC, ainsi chargée de la gestion des noms de domaine enregistrés sous l’extension « .fr » a publié, sur son site Internet, sa charte de nommage afin que tout utilisateur ou exploitant de noms de domaine s’y conforme.

D’autre part, le décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 permet désormais à toute personne physique souhaitant enregistrer sa société au Registre du Commerce et des Sociétés de déclarer le nom de domaine de son site Internet qui figurera dans l’extrait K-bis.

Parce que tous les pays ne disposent pas d’une charte de nommage aussi aboutie qu’en France, le « droit des noms de domaine » apparaît comme un droit naissant qui tend à s’affirmer un peu plus chaque jour.

L’apparition d’un nouveau régime de protection des noms de domaine

Enfin, l’arrivée des nouvelles extensions a poussé l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) à s’interroger sur un nouveau régime de protection des noms de domaine en prévoyant notamment l’instauration de la « Trademark ClearingHouse » (ou TMCH), système par lequel les titulaires de marques enregistrées procéderont au dépôt de leurs marques dans une base de données mondiale (voir à ce titre nos articles « Nouveaux gTLDs et marques : limites » et « Nouvelles extensions : l’élaboration de l’URS avance-t-elle ? ». La TMCH sera ainsi chargée de contrôler les marques déposées via sa plateforme et agira, en conséquence, en tant qu’acteur dans la construction du droit des noms de domaine.

Les procédures applicables aux litiges mettant en cause un nom de domaine

En outre, qui dit droit dit respect des droits. Lorsqu’un nom de domaine distinctif entre en conflit avec l’enregistrement postérieur d’un autre signe distinctif venant lui porter atteinte, l’antériorité du nom de domaine pourra être revendiquée. Selon les circonstances, le requérant devra choisir entre la procédure contraignante qu’il souhaite mettre en œuvre. En effet, il pourra agir :

Soit sur le fondement d’une procédure judiciaire pour contrefaçon ou concurrence déloyale ou parasitaire, par le biais d’une procédure de référé (dans les cas d’urgence lorsque les mesures requises ne se heurtent à aucune contestation sérieuse) d’une procédure au fond.

Soit sur le fondement d’une procédure extra-judiciaire de résolution des litiges, telle la procédure UDR (Uniform Domain-Name Dispute Resolution ; voir l’article « Droit de marque antérieur : principe fondamental UDRP pour toutes les extensions génériques (gTLDs comme .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and .travel.

Le « droit des noms de domaine » devient de plus en plus fort !

Comme vu tout au long de cette analyse, il existe bien un ensemble de règles qui régissent le statut et le sort des noms de domaine ; d’où un droit nouveau des noms de domaine, qui tend à s’affirmer de plus en plus au fil des années. En effet, alors qu’en 1997 seules quelques extensions pouvaient être déposées (lire à ce titre l’article « Le Mailclub devient le premier Conseil en Nommage Internet » , aujourd’hui ce sont exactement 317 extensions qui peuvent faire l’objet d’un enregistrement ; avant que quelques 1.400 nouvelles extensions voient le jour dans quelques mois (voir à ce titre les articles « Nouvelles extensions : plus de 2.000 dossiers » et « Nouvelles extensions : la liste est disponible ! ».

Après avoir soutenu qu’il existe un droit naissant des noms de domaine, nous devons même nous réjouir de l’existence de ce droit. En effet, heureusement un régime de protection des noms de domaine existe, permettant par le biais de procédures judiciaire et extra-judiciaire, la suppression ou le transfert des signes en cas d’usage et/ou d’exploitation sans droit ni intérêt légitime. Il est indéniable, les attaques des cybersquatteurs se font de plus en plus nombreuses (voir à ce titre notre article « Nouveau record pour le cybersquatting » et l’arrivée des nouvelles extensions ne va probablement pas arranger les choses…

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Article écrit par Myriam Gribelin

Myriam est juriste au sein du département juridique du Mailclub. Titulaire d’un Master 1 Droit Économique et des Affaires ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies, elle maîtrise les problématiques liées aux marques et aux noms de domaine. Elle est joignable par mail à legal@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.

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