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Droit de marque antérieur: principe fondamental UDRP

Le 16 avril dernier, le centre d’arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a rendu une décision pour le moins intéressante concernant le nom de domaine « the-cho-yung.com », réservé par la société Capozil Sarl le 17 décembre 2010. En effet, à l’occasion dudit litige, la Commission administrative du Centre a rappelé et confirmé l’un des principes fondamentaux UDRP selon lequel la plainte doit être fondée sur un droit de marque antérieur.

Les faits

La Requérante Cho Yung (Cyprus) Ltd est une société chypriote immatriculée depuis le 21 septembre 2010. Depuis son immatriculation, la Requérante a repris les activités de la société de droit anglais Cho Yung (UK) Ltd, immatriculée le 26 octobre 2008.
« Cho Yung (Cyprus) Ltd » est active dans la vente du Thé Cho Yung au Royaume Uni et à travers l’Europe. Elle est titulaire de la marque combinée internationale CHO-YUNG WEIGHT LOSS TEA, incluant un caractère chinois et une feuille verte, enregistrée le 16 décembre 2010 en classe 30 sous priorité du dépôt de la marque chypriote en date du 1er décembre 2010.

La première société défenderesse Capozil Sarl est une société française active dans la création de sites Internet et agissant en qualité de webmaster de la seconde société défenderesse Vitalbio.

Vitalbio est une société de droit français enregistrée depuis 1996. Elle exerce ses activités dans le domaine de la vente de compléments alimentaires naturels et biologiques pour la santé et la minceur, et détient la marque verbale française CHO YUNG déposée le 19 novembre 2010 en classe 30.
La procédure d’opposition diligentée par la Cho Yung (Cyprus) Ltd devant l’INPI à l’encontre de la marque précitée de Vitalbio a été déclarée irrecevable, selon la décision rendue le 29 mars 2011 par l’INPI.

Arguments des parties

– La Requérante : la société Cho Yung (Cyprus) Ltd

Dans un premier temps, Cho Yung (Cyprus) Ltd argue que le nom de domaine litigieux est similaire voir quasiment identique à sa marque CHO YUNG WEIGHT LOSS TEA, sa dénomination sociale Cho Yung (Cyprus) Ltd, ainsi qu’à son nom de domaine « choyungtea.com ».

Dans un second temps, Cho Yung (Cyprus) Ltd ajoute que Capozil Sarl n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, selon la requérante, elle est le seul distributeur autorisé de Thé Cho Yung et Capozil Sarl ne serait pas connue sous la dénomination Cho Yung.

En ce qui concerne la société Vitalbio, Cho Yung (Cyprus) Ltd allègue que cette dernière a fait une utilisation frauduleuse de la dénomination Cho Yung, et indique avoir entamé une procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque CHO YUNG déposée par Vitalbio le 17 février 2011.

Enfin, la requérante souligne que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par Capozil Sarl en vue de désorganiser ses activités commerciales par la vente frauduleuse de thé « Cho Yung » sous l’adresse «the-cho-yung.com ».
Cho Yung (Cyprus) Ltd ajoute que Vitalbio, qui distribue désormais des produits sous la dénomination “Thé Sho Yung”, a modifié le nom utilisé suite à des courriers qui lui ont été adressés par le conseil de Cho Yung (Cyprus) Ltd.

– Les Défenderesses : les sociétés Capozil et Vitalbio

En premier lieu, Capozil Sarl signale qu’elle agit en qualité de webmaster. En effet, la société a enregistré le nom de domaine litigieux dans le cadre de la création et de la mise en ligne du site Internet de la société Vitalbio.
En second lieu, Vitalbio indique exercer ses activités depuis 1996 dans la vente de produits bio et minceurs, et en particulier de thé aux vertus amaigrissantes. Elle indique également détenir des droits sur le signe “Cho Yung”, par le dépôt de la marque verbale française CHO YUNG le 19 novembre 2010.

Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci.

Sur le risque de confusion

Sur ce point la Commission a rappelé que le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs se réfère expressément à la notion de “marque”.
A ce titre, afin d’apprécier le risque de confusion entre les signes en présence elle précise qu’il convient de se limiter à une interprétation stricte dudit paragraphe pour des motifs de sécurité et de prévisibilité juridique. Ainsi, la Commission apprécie les critères du paragraphe 4a)i) des Principes directeurs au regard de la marque « CHO YUNG WEIGHT LOSS TEA ».

Dans ce cadre, il est établi que la dénomination “Cho Yung” est l’élément distinctif et dominant pour le public visé par les produits concernés. Les termes “weight loss tea”, sont en revanche purement descriptifs des effets recherchés par les produits vendus.
Selon la Commission le terme “the” utilisé au début du nom de domaine litigieux, qui peut être compris comme le terme “thé” en français ou le simple article “the” en anglais, ne suffit pas à prévenir tout risque de confusion avec la marque de la Requérante.
Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les signes en présence.

Sur le droit ou l’intérêt légitime d’utiliser le nom de domaine

La commission administrative a considéré que la requérante avait failli dans la démonstration de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes des Défenderesses. En effet, la société Vitalbio a valablement justifié la titularité d’un droit sur le nom de domaine par la détention de la marque verbale « Cho Yung ». Quant à la société Capozil Sarl, cette dernière a enregistré le nom de domaine en cause pour le compte de la société Vitalbio et n’a en conséquence aucun intérêt commercial dans ledit nom.

Sur l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi

La Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas rempli. En effet, la requérante se borne à invoquer que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine ont été réalisé en fraude de ses droits sans toutefois apporter la preuve de la mauvaise foi des Défenderesses.

Aux vues de ces éléments la Commission a rejeté la plainte de la requérante.

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Article écrit par Claire Corona

Claire est juriste au sein du service juridique du Mailclub Titulaire du CEIPI Marques et Dessins et Modèles ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies. Claire est à votre disposition pour toute problématique liée à vos marques sur Internet au +33 4 88 66 22 08 ou par e-mail à c.corona@mailclub.fr.

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