Un nouveau .FR rendu à une société étrangère

Seize litiges concernant des noms de domaine en .FR ont été tranchés devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Curiosité, la moitié des noms concernés ont été transmis a des titulaires… non français. Exemple récent avec le nom de domaine pims.fr.

La consultation publique concernant l’avenir des .FR aborde entre autre les critères d’éligibilité de l’extension française. Réservés aux seuls acteurs établis en France, les litiges impliquant des requérants étrangers explosent (lire notre point de vue à ce sujet).

Exemple récent avec le nom de domaine pims.fr réclamé par les belges General Biscuits Belgie auprès d’un particulier français.

Le Requérant, la société General Biscuits Belgie (N.V) est une filiale de la société Kraft Foods Holdings Inc, groupe alimentaire de dimension mondiale commercialisant notamment en France et à l’étranger le biscuit PIM’s.

Le biscuit PIM’s a été créé en 1970, année au cours de laquelle a été commercialisée la première gamme PIM’s, le PIM’s Orange. Le requérant est titulaire de plusieurs noms de domaines pour la marque PIM’S et notamment le .BIZ et le .EU. Elle est également titulaire de nombreuses marques PIM’S protégées dans le monde.

Un défendeur aux abonnés absents

Le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine pims.fr le 16 août 2006, de façon anonyme. Les pièces versées au dossier par le Requérant montrent que ce nom de domaine dirige vers un site inactif depuis le 16 août 2006.

Afin de tenter d’obtenir le transfert amiable du nom de domaine pims.fr, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au bureau d’enregistrement en recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2007, demandant par la même occasion la levée de l’anonymat du Défendeur.

Par un email du 27 juillet 2007, le bureau d’enregistrement a répondu à la mise en demeure du Requérant, indiquant que son service client avait contacté le Défendeur le 4 juillet 2007, puis l’avait mis en demeure de faire les démarches de résiliation du nom de domaine litigieux par lettre recommandée du 27 juillet 2007.

En l’absence de réponse du Défendeur, le Requérant a engagé la présente procédure aux fins de se voir transférer le nom de domaine pims.fr.

PIM’S = PIMS ?

Le Requérant soutient tout d’abord que le nom de domaine pims.fr reproduit intégralement la marque PIM’S, ces derniers devant par conséquent être considérés comme identiques, au motif que la simple suppression de l’apostrophe entre les lettres “m” et “s” n’est dictée que par l’impossibilité technique d’enregistrer un nom de domaine contenant une apostrophe et ne modifie pas la prononciation du nom de domaine litigieux, qui est ainsi identique à la prononciation de la marque PIM’S. Par conséquent, cette suppression ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque PIM’S.

Le Requérant fait également valoir que le fait que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site inactif n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre ce nom de domaine et la marque PIM’S qu’il reproduit, l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif aux marques notoires disposant que : “l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter un préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière”.

L’expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine pims.fr. Un .FR de plus transmis à un titulaire non français.

Pour en savoir plus :
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Lire nos articles sur les décisions relatifs au .FR tranchés par l’OMPI