Un expert n’a pas à apprécier la validité d’une marque

La Française des Jeux vient de récupérer quatre noms de domaine en .fr auprès du centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Pourtant, le défendeur affirmait que la marque Loto n’était pas distinctive, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation annulant certaines des marques. Mais l’expert n’a pas le pouvoir de juger la validité d’une marque.

Réponses.fr, une société basée à Saint Gaudens, a déposé les noms de domaine loto-sms.fr, lotosms.fr, loto-gratuit.fr, et lotogratuit.fr. Cette entreprise est également titulaire de plus de 800 .fr, correspondant à des prénoms, termes génériques ou verbes.

Un site en suspens

Après un courrier de La Française des Jeux, titulaire des marques enregistrées tels Loto, « le défendeur répondait au Requérant que les enregistrements ne constituaient ni des actes de contrefaçon, ni des actes de parasitisme. Le Défendeur faisait notamment valoir que les jeux proposés à partir des sites www.lotosms.fr et www.loto-sms.fr étaient sans rapport avec ceux proposés par le Requérant, ces jeux étant gratuits, sans obligation d’achat, basés sur une technologie de SMS et un tirage informatique aléatoire.
Dans ce même courrier, le Défendeur indiquait, compte tenu du différend, qu’il décidait d’arrêter temporairement la production des sites
».

La Française des Jeux insiste pour obtenir l’abandon ou la rétrocession des noms de domaine litigieux, ce que Réponses.fr refuse et qui amène donc les deux protagonistes devant l’expert de l’OMPI, Isabelle Leroux.

Cette dernière « constate que les noms de domaine litigieux constituent l’imitation des marques et noms de domaine dont le Requérant est titulaire et/ou dont il fait un usage public. En effet, la seule adjonction des termes “SMS” ou “Gratuit”, au sein des noms de domaine litigieux n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion avec les marques et noms de domaine exploités par le Requérant ». Elle note que « le Défendeur ne justifie pas détenir de droits antérieurs l’autorisant à enregistrer les noms de domaine litigieux ».

Une notoriété reconnue

L’expert observe également que « la notoriété du Requérant a été reconnue, à plusieurs reprises, par les Tribunaux français, la dernière décision communiquée par le Requérant étant datée du 14 novembre 1997. Par conséquent, le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait sérieusement ignorer l’existence tant du jeu “LOTO” que du Requérant ».

Une validité contestable ?

Cependant, l’Expert remarque « que les pièces versées aux débats par le Défendeur démontrent que la validité de ces marques est sérieusement contestable (CA Versailles, 22 mars 2001). Au surplus, l’Expert constate que le Requérant a sciemment omis de faire état de décisions récentes ayant invalidé la validité de certaines marques “LOTO” pourtant revendiquées dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, les recherches de l’Expert ont révélé l’existence d’un arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 avril 2004, qui a confirmé la nullité des marques “LOTO” n° 1 435 425 et “LOTO SPORTIF” n° 1 735 225, pour désigner des “jeux et jouets” et des “loteries”, ces dernières n’ayant pas acquis par l’usage le caractère distinctif requis au sens de l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Néanmoins, si la nullité de ces deux marques a été prononcée par la Cour de cassation pour les services désignés, l’Expert n’a pas le pouvoir d’étendre les effets de cette décision à l’ensemble des marques détenues par le Requérant et versées aux débats dans la procédure.
Faute pour le Défendeur de rapporter la preuve de la nullité de toutes les marques invoquées par le Requérant, l’Expert se voit contraint de considérer les titres encore valables comme tel, seul un Tribunal pouvant en prononcer la nullité »
.

D’après les extraits de sites Internet, accessibles à partir du nom de domaine loto-sms.fr, l’expert conclut que « les enregistrements des noms de domaine litigieux n’ont été effectués que dans le seul but de tirer profit, indûment, de la notoriété du Requérant, le Défendeur espérant ainsi pouvoir bénéficier du trafic engendré par les connexions aux noms de domaine litigieux. En effet, les noms de domaine litigieux, étaient initialement dirigés vers des sites ayant pour objet la promotion de jeux de hasard ».

En conséquence, l’Expert considère que l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur est intervenue tout à la fois en violation des droits du Requérant sur les marques dont il est titulaire, et en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales.

Pour en savoir plus :

– Lire la décision, en cliquant ici

Découvrez la liste des .fr potentiellement litigieux, en cliquant ici.

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