Un email n’est pas une réponse valable : Affaire directe-assurance.net, AXA contre b2b prestation & service, Litige OMPI n° D2006-0188

Dans un conflit opposant Axa à une société marocaine au sujet du nom de domaine directe-assurance.net, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) rappelle qu’un courrier électronique d’un défendeur ne saurait être considéré comme une réponse valable. Toutefois, la Commission, peut prendre en considération un email à titre informatif. Dans ce litige, il démontre la mauvaise foi du défendeur.

Parties et noms de domaine

Les requérants sont : AXA, Paris, France; et AVANSSUR, Nanterre, France, tous deux représentés par Selarl Marchais de Candé, Paris, France. Le défendeur est b2b prestation & service, Sabiri Younes, Casablanca, Maroc.

Le litige concerne le nom de domaine . L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

Rappel de la procédure

3.1 Une plainte a été déposée par AXA et AVANSSUR auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) par courrier électronique en date du 13 février 2006.

3.3 Le 16 février 2006, le défendeur a adressé un courrier électronique au Centre confirmant avoir reçu la plainte déposée par les requérants et précisant qu’il ne savait qu’en penser et qu’il en était très surpris. Il a ajouté :
Nous souhaitons vous faire parvenir plusieurs documents et nous nous demandons d’abord, si nous pouvons vous joindre d’abord pour avoir plus d’informations”.

3.4 Le Centre a répondu au défendeur par courrier électronique du 20 février 2006 en lui communiquant diverses coordonnées.

3.5 L’unité d’enregistrement a confirmé les données du litige en date du 20 février 2006. Elle a cependant précisé que le détenteur du nom de domaine avait reconnu, dans son contrat d’enregistrement, la compétence des tribunaux français et non celle de l’instance judiciaire du lieu où l’unité d’enregistrement a son siège pour le règlement judiciaire de litiges relatifs à l’utilisation du nom de domaine ou nés de cette utilisation.

3.6 Le 20 février 2006, le Centre a notifié les requérants que la plainte présentait une irrégularité formelle en tant qu’elle se référait à la compétence des tribunaux du lieu où l’unité d’enregistrement a son siège.

3.7 Les requérants ont modifié leur plainte par courrier le 20 février 2006. La modification de la plainte a été reçue sur support papier le 22 février 2006.

3.8 Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les ”Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les ”Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

3.10 A l’exception de son courrier électronique du 16 février 2006, le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse au Centre. En particulier, le défendeur n’a jamais envoyé au Centre les documents annoncés dans son courrier électronique précité.

Les faits

Dès lors que le défendeur a renoncé à prendre position sur les faits allégués par les requérants, l’Expert dresse l’état des faits ci-après en se fondant sur la présentation des faits par les requérants et sur les pièces produites par ces derniers.

4.1 Axa est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français. Elle appartient au groupe Axa, qui est l’une des sociétés leader dans le domaine des assurances.

4.2 La société Axa a fusionné avec la société Finaxa, laquelle a été radiée le 1er février 2006. Finaxa était la société holding du groupe Axa, titulaire des différentes marques du groupe.

4.3 En raison de cette fusion, les marques appartenant à Finaxa ont été transférées à Axa suite à sa demande d’inscription au registre national de marques du 5 janvier 2006. Tel a ainsi été le cas pour les marques françaises suivantes :
– Marque française DIRECTE ASSURANCES n° 03 3 246 358 déposée le 18 septembre 2003 en classes 36 et 38 notamment pour les “services d’assurance, affaires financières, immobilières et monétaires; caisse de prévoyance, service de financement, analyse financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), placement de fonds”;
– Marque internationale DIRECTE ASSURANCE n° R 531 298 enregistrée le 17 novembre 1998 en classes 16 et 36 visant notamment les services “Assurances et finances” et désignant les pays Benelux, Espagne, Italie et Portugal;

4.5 Toutes ces marques sont régulièrement exploitées par les requérants, en particulier avec les services de la classe 36, à savoir les services d’assurances et d’affaires financières.

4.6 La société Avanssur est une société anonyme active dans l’assurance de dommages. Son nom commercial est Direct Assurance, ainsi qu’il ressort du certificat d’immatriculation de la société. Avant le 3 décembre 2004, sa dénomination sociale était Direct Assurance Iard.
Avanssur appartient au Groupe Axa et a pour particularité de proposer des services d’assurance sans intermédiaire.
Direct Assurance bénéficie d’une considérable notoriété en France, notamment suite aux nombreuses campagnes publicitaires lancées par les requérants à la fin des années 1990 et pour lesquelles ils ont consacré des budgets très importants.

4.7 Depuis 2000, Avanssur exploite le site Internet “www.direct-assurance.fr” sur lequel elle propose des assurances dommages telles que des assurances auto, assurances multirisque habitation, assurances santé et assurances moto. Le nom de domaine , cependant, avait déjà été créé le 27 novembre 1997 par Direct Assurance Iard, ainsi que l’atteste un extrait de la banque de données Whois produit par les requérants.

4.8 Par ailleurs, les requérants ont aussi réservé les noms de domaines suivants pour présenter leurs activités et services sur Internet : directassurance.fr enregistré le 1er octobre 1996, direct-assurance.com enregistré le 3 novembre 1997. Ces noms de domaine mènent l’internaute sur le site “www.direct-assurance.fr”, lequel possède une notoriété certaine en France puisqu’il est considéré comme “le vecteur principal de communication entre Direct Assurance et ses clients” selon une brochure publicitaire disponible sur l’Internet versée au dossier par les requérants. Par ailleurs, il ressort de cette même brochure que 40% du chiffre d’affaires de 2004 aurait été réalisé par des internautes.

4.10. Selon un extrait de la banque de données Whois produits par les requérants, le nom de domaine a été enregistré au nom du défendeur le 7 décembre 2005.

4.11 Des services en matière d’assurance étaient offerts sur le site “www.directe-assurance.net”. Ils étaient essentiellement destinés à l’attention du public français, vu le numéro de téléphone en France signalé sur ledit site pour tout renseignement complémentaire (cf. en haut à droite sur la page d’accueil : “Pour plus d’informations : 01.73.04.15.95 (tarif d’un appel local)”). Le site ne contenait aucune précision sur l’identification de l’exploitant du site; au contraire, la mention “Directe-assurance.net”, figurant au bas de la page d’accueil, pourrait donner à penser qu’une société du nom de “Directe-assurance.net” pourrait exister et exploiter ce site, alors qu’il n’en est rien.

4.12 Les requérants n’ont jamais été consultés, ni n’ont donné leur accord à ce que le site “www.directe-assurance.net” soit créé ou exploité.

Argumentation des parties

A. Requérants :

5.1 Le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique, dans son intégralité, la marque internationale DIRECTE ASSURANCE n° 531 298 des requérants et de façon quasi-identique leur marque française DIRECT ASSURANCE n° 1 685 731 de sorte qu’il existe un risque de confusion caractérisé.

5.2 Le défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime au respect de son nom de domaine. En particulier, le nom du défendeur (b2b prestation & service) ne présente aucune ressemblance avec les termes Directe Assurance. En outre, le défendeur ne dispose pas de droits antérieurs ou d’un intérêt particulier pour justifier de l’usage de la marque des requérants, notamment de licence ou d’autorisation des requérants pour utiliser leurs marques ou réserver un nom de domaine reproduisant leurs marques.

5.3 Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur : il a été réservé, puis utilisé, dans le but de tirer abusivement profit de la notoriété de la marque des requérants et du nom commercial Direct Assurance en attirant des internautes pensant qu’il s’agit du service d’assurances sans intermédiaire des requérants.

5.4 Dès lors, les requérants cherchent à obtenir une décision ordonnant le transfert du nom de domaine à la société Axa.

B. Défendeur

5.5 Par courrier électronique du 16 février 2006, le défendeur s’est exprimé ainsi sur la plainte des requérants :
« Bonjour, Madame, Monsieur,
Nous avons reçu par mail une plainte au nom des sociétés Axa et Avanssur. Nous ne savons que penser de cette plainte et en sommes très surpris. Nous sommes une société de Marketing direct, délocalisée au Maroc, notre activité principale est la commercialisation de produits d’assurance pour le compte de plusieurs société(s) dans de (recte : le) secteur des assurances en France. Nous n’avons pas les épaules aussi larges qu’Axa! Mais en aucun cas nous ne pouvions faire un rapprochement entre notre site : www.directe-assurance.net” et les sites d’Axa! Nous avions enregistré ce nom de domaine avec la procédure normale, avec facture et un paiement… Nous souhaitons vous faire parvenir plusieurs documents et nous demandons d’abord, si nous pouvons vous joindre par téléphone pour avoir plus d’informations.
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Cordialement
Sabiri Younes
».

Discussion et conclusions

A. Défaut

6.1 Le courrier électronique du défendeur du 16 février 2006 ne saurait être considéré comme une réponse valable au regard du paragraphe 5 des Règles, ne serait-ce que parce qu’il ne répond pas point par point aux allégations de la plainte, n’expose aucun motif justifiant l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine en conflit et ne comprend pas la déclaration de bonne foi exigée par la lettre b viii de ce paragraphe (America Online, Inc. v. Bill Katsis, Quik-E Inc., Litige OMPI n° D2001-1141).

6.2 Dans le but de garantir une procédure aussi équitable que possible conformément au paragraphe 10 b des Règles, la Commission prendra toutefois en considération ce courrier électronique à titre informatif (voir dans le même sens : Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Litige OMPI n° D2000-0009).

6.3 Conformément au paragraphe 14(b) des Règles : “si, en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des présentes règles ou à une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriées”.
Quant au paragraphe 15(a) des Règles, il dispose que : “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout Principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

6.4 Les commissions ont interprété de diverses manières la portée du défaut dans le cadre de la procédure. Si plusieurs commissions ont considéré que, dans ce cas, la décision doit être rendue sur la base de la seule demande, dont les allégations sont alors présumées conformes à la vérité à défaut de contestation de la part du défendeur (Guiness UDV North America, Inc. v. Dallas Internet Services, Litige OMPI n° D2001-1055), d’autres ont considéré que le requérant n’en devait pas moins apporter la preuve que les trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) sont réunies (Centre Technique du Bois et de l’Ameubleument v. ADMINET, Litige OMPI n° D2002-0203).

6.5 Ce second courant doit être suivi. La Commission doit en effet s’assurer que le requérant a démontré que les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réalisées.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

6.6 Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit tout d’abord démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque de produits ou services sur laquelle il détient des droits.

6.7 En l’espèce, cette condition est à l’évidence réalisée.

6.8 Plus spécialement, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique, dans son intégralité, la marque internationale DIRECTE ASSURANCE n° 531 298 d’AXA, sous réserve de la présence du trait d’union placé entre les termes DIRECTE et ASSURANCE. Cet élément n’est toutefois pas de nature à éviter le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque DIRECTE ASSURANCE, l’adjonction d’un trait d’union étant d’ailleurs avec raison jugée parfaitement inopérante (Le Partenaire Européen v. Investissement Lyonnais SA, Litige OMPI n° D2002-0376). Par ailleurs, le gTLD n’a pas à être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion (Tengizchevroil v. Hardinvestments Limited, Litige OMPI n° D2002-0061).

6.9 Le nom de domaine litigieux <directe-assurance.net> reproduit aussi de façon quasi-identique la marque française DIRECT ASSURANCES n° 03 3 246 358 d’AXA : la seule disparition de la lettre “s”, visuellement minime et sans incidence phonétique ou intellectuelle, ne saurait éliminer le risque caractérisé de confusion (cf. Société Berluti v. Mr. Frédéric Stefanovic, Litige OMPI n° D2004-0278, où la présence d’un second “t” dans le nom de domaine par rapport à la marque BERLUTI enregistrée a été jugée comme fortement similaire d’un point de vue visuel et phonétiquement identique).

6.10 De même, le nom de domaine litigieux reproduit de façon quasi-identique la partie verbale de la marque française DIRECT ASSURANCE n° 96 635 403 d’AXA, l’ajout du “e” étant également phonétiquement minime et sans incidence phonétique ou intellectuelle. En l’espèce, il est sans pertinence que la marque en question comprenne un logo : en effet, la partie verbale est l’élément distinctif prépondérant et l’ajout d’un logo n’affaiblit pas le risque que le chaland attribue le site du défendeur aux requérants.

6.11 Il en résulte que les requérants ont apporté la preuve que le nom de domaine est identique à l’une des marques d’Axa et très similaire à d’autres marques de cette dernière, de sorte qu’il existe un risque de confusion, et ce d’autant plus compte tenu de l’identité des services désignés.

C. Droits ou légitimes intérêts

6.13 Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine.

6.14 S’agissant de la preuve d’un fait négatif, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur n’a pas d’intérêt légitime, à charge pour le défendeur d’établir le contraire (Dr. Ing. H. c. F. Porsche AG v. Michel Galarneau, Litige OMPI n° D2001-1448).
Ce renversement du fardeau de la preuve est facilité, en ce sens que le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce de manière non exhaustive trois circonstances permettant d’établir le droit ou l’intérêt légitime de l’intimé sur le nom de domaine considéré :
– (i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous (défendeur) avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou
– (ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
– (iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

6.15 En l’espèce, le défendeur n’a pas avancé d’argument démontrant un quelconque droit ou intérêt légitime. Il s’est limité dans son courrier électronique du 16 février 2006 à nier avoir pu faire un rapprochement entre son site et ceux d’Axa, sans pour autant apporter un début de preuve à cet égard, et ce alors même qu’il avait annoncé son intention de transmettre des documents à l’appui de sa position. Dès lors, aucune des circonstances énoncées ci-dessus n’a pu être démontrée.

6.16 Au contraire, il convient de suivre l’argumentation des requérants selon lesquels :
le nom de domaine ne se justifie pas par la raison sociale du défendeur, soit b2b prestation & service, puisqu’il n’existe aucune ressemblance entre le nom de domaine et la raison sociale; et
– le défendeur ne dispose pas d’une licence ou d’une autorisation des requérants pour utiliser leurs marques ou réserver un nom de domaine reproduisant leurs marques.

6.17 Par ailleurs, le nom de domaine litigieux ayant été enregistré en décembre 2005, soit à peine plus de deux mois avant le dépôt de la plainte, on voit mal de quel droit antérieur ou intérêt particulier le défendeur aurait pu se prévaloir pour justifier l’usage de la marque des requérants.

6.18 Par conséquent, en l’absence de toute explication de la part du défendeur relative à un éventuel droit ou intérêt légitime, et au vu des éléments qui ressortent du dossier, il y a lieu de considérer que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

6.19 Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le requérant doit établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
De manière à faciliter l’administration de la preuve mise à la charge du requérant, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énonce de manière non exhaustive quatre circonstances permettant d’établir la mauvaise foi du défendeur :
– (i) Les faits montrent que vous (défendeur) avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
– (ii) Vous (défendeur) avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique;
– (iii) Vous (défendeur) avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent;
– (iv) En utilisant ce nom de domaine, vous (défendeur) avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

6.20 En l’espèce, le quatrième cas de figure énoncé ci-dessus paraît réalisé, compte tenu des circonstances suivantes :
– le défendeur reconnaît qu’il commercialise des produits d’assurance et que son activité se rapporte au marché français, bien qu’il ait délocalisé son activité au Maroc;
en dépit de cette délocalisation, le défendeur, par son site Internet, tente de faire croire l’internaute que les services sont offerts depuis la France, puisqu’il indique un numéro de téléphone français pour tout renseignement, et par une société dont il s’avère qu’elle n’existe pas;
– les sociétés Axa et Avanssur, agissant sous le nom de Direct Assurance, jouissent d’une renommée particulière sur le marché français de l’assurance directe; cette notoriété est le fruit de différentes campagnes publicitaires effectuées depuis la fin des années 1990 et pour lesquelles un budget considérable avait été consacré;

6.21 Il n’est pas concevable que le défendeur, qui se prétend spécialisé dans le domaine de l’assurance, n’ait pas connaissance des sites Internet et des marques des requérants, comme il le prétend. Bien au contraire, tout prête à croire que le défendeur a profité de l’absence d’enregistrement du nom de domaine litigieux par les requérants pour le réserver pour lui-même, afin d’y offrir des services similaires attirant sciemment des internautes en leur faisant croire qu’ils traitent avec les requérants, ou à tout le moins qu’il existe un lien avec les requérants.

6.22 Cette conclusion est renforcée par le fait que le défendeur a choisi un nom de domaine se référant aux services d’assurance directe des requérants, alors même qu’il indique que la commercialisation de produits d’assurance est son “activité principale” et donc qu’il reconnaît exercer également d’autres activités.

6.23 Le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est donc également réalisé.

Décision

Kamen Troller, Expert Unique, conclut que les conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant réunies, l’Expert décide en conséquence le transfert du nom de domaine au profit d’Axa.

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