Quand reproduction à l’identique ne rime pas avec contrefaçon

Le 10 octobre 2006, la Cour d’Appel de Rennes a rendu une décision des plus intéressantes qui précise encore un peu plus la frontière entre le droit des marques et la sphère des noms de domaine.

Cette décision oppose la société Icodia (hébergeur de sites web) à la société Acréat (créateur de sites internet).

Icodia s’est vue poursuivie en justice pour avoir enregistré le nom de domaine « acreat.fr ». La société Acréat estimait que ce nom de domaine constituait une contrefaçon de sa marque « acreat ».

Reproduire n’est pas contrefaire

Le titulaire d’une marque sera tenté d’agir à l’encontre d’un nom de domaine reproduisant celle-ci. Pour autant, la réservation d’un nom de domaine similaire à une marque ne sera contrefaisante que si les produits ou services proposés par le site sont similaires ou identiques à ceux correspondant aux classes de produits visés lors de l’enregistrement de la marque.

La société Acréat avait enregistrée sa marque dans la classe 38 (qui vise les services de télécommunication), se croyant ainsi prémunie contre un dépôt de nom de domaine qui viendrait à reproduire sa marque.

Si un site internet est effectivement un service de télécommunication, les juges rappellent que la contrefaçon s’évalue au regard des produits et services proposés par le site. En l’espèce, la contrefaçon n’a pu être reconnue, notamment car l’activité de création de sites (société Acréat) n’était pas similaire à celle de la société Icodia (hébergement de sites internet).

Dépôt sans réelle utilisation

Les juges ont par ailleurs relevé l’absence d’utilisation réelle du nom de domaine litigieux par la société Icodia. Cette décision rappelle au passage un arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 2005 statuant que « la réservation d’un nom de domaine en soi, sans utilisation réelle de ce nom de domaine ne constitue pas un acte de contrefaçon ».

Absence de risque de confusion

Enfin, les juges ont relevé « qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés pour l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ».

En l’espèce, la société Acréat ne rapporte pas la preuve d’un usage contrefaisant de nature à entraîner un risque de confusion. Icodia avait même contacté la société Acréat en se proposant de retirer le nom de domaine. L’absence de réponse de la part d’Acréat a naturellement été interprétée par la Cour comme une autorisation implicite de sa part.

En définitive la société Icodia a pu conserver l’usage de « acreat.fr ».

L’intérêt de cette décision réside dans la stricte application du principe de spécialité qui fait donc apparaître la possible coexistence entre une marque antérieure et un nom de domaine identique à celle-ci.

Pour en savoir plus :

Arrêt Soficar/Le tourisme moderne compagnie parisienne de tourisme, n° de pourvoi 04-10.143 Dalloz 2006n°1 p.63-64 pièce n°18)