Magic Day conserve lecadeau.fr

La société TOURAVENTURE S.A, titulaire de la marque française LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES a essayé de récupérer le nom de domaine lecadeau.fr devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Ce nom de domaine était enregistré depuis juin 2004 par la société Magic Day chez le prestataire MailClub.

Le Requérant est la société TOURAVENTURE S.A., représentée par HERBERT SMITH LLP. Le Défendeur est la société MAGIC DAY, représentée par la SCP Patrick François et associés, Paris, France.

Le Requérant est titulaire de l’enregistrement de marque française LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES du 28 novembre 2003, N° 03 3 260 032 pour désigner notamment les produits et services suivants des classes 16, 35, 38 et 41 “la promotion et le marketing de tous produits de loisirs et de divertissement; services de diffusion d’informations par réseaux de communication mondiale (internet); le divertissement, les activités sportives et culturelles”.

Le 14 juin 2004, le Défendeur a enregistré le nom de domaine lecadeau.fr au MailClub, utilisé à des fins de redirection vers son site internet « www.magicday.fr ».

Imitation de la marque ?

Le Requérant soutient que la réservation et l’usage du nom de domaine constituent l’imitation de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES tant visuellement, phonétiquement, qu’intellectuellement.

Il s’explique :

– « Visuellement et phonétiquement, le nom de domaine lecadeau.fr reprend à l’identique les trois syllabes d’attaque de l’enregistrement de l’enregistrement de marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES. L’ajout du terme “.fr” est induit par les contraintes d’adressage sur internet et ne doit par conséquent pas être pris en compte (CA Paris 29 mars 2006)« .

– « Intellectuellement, le nom de domaine lecadeau.fr et la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES renvoient à la même notion d’objet que l’on donne à quelqu’un dans l’intention de lui être agréable« .

Le Requérant soutient que le nom de domaine crée ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES, le nom de domaine redirigeant vers un site proposant des services de loisir identiques ou similaires à ceux visés par la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES.

Par ailleurs, le Requérant allègue que le Défendeur a commis des actes de concurrence déloyale déclinant le même concept que celui développé sur son site internet « www.nouvelles-frontieres.fr ».

Qu’en sa qualité de professionnel, la société MAGIC DAY ne pouvait ignorer l’existence de droit sur la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES enregistrée le 28 novembre 2003.

Par ailleurs, la société MAGIC DAY n’est pas connue sous la dénomination LE CADEAU.

La société MAGIC DAY n’aurait donc aucun intérêt légitime à avoir déposé le nom de domaine lecadeau.fr et à l’utiliser pour rediriger les internautes vers son site magicday.fr.

Le Requérant soutient en conséquence que le Défendeur aurait enregistré et utilisé le nom de domaine lecadeau.fr pour détourner la clientèle de la société TOURAVENTURE vers son site www.magicday.fr et aurait donc commis un acte de concurrence déloyale et de détournement de clientèle.

Des dizaines de marques contenant le terme « le cadeau »

Le Défendeur rappelle qu’il existe 52 marques françaises protégées contenant le vocable “le cadeau”.

Le Défendeur soutient que le risque de confusion entre le nom de domaine lecadeau.fr et l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES est inexistant.

En effet, au plan calligraphique, le nom de domaine lecadeau.fr occupe un tiers de l’espace nécessaire pour l’écriture de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES.

Par ailleurs, visuellement la marque du Requérant est constituée de cinq vocables et ne comporte pas moins de dix syllabes alors que le nom de domaine contesté est constitué de deux vocables et s’articule en tout et pour tout sur trois syllabes.

Le Défendeur soutient que le choix du Requérant d’associer le vocable “le cadeau” à la marque antérieurement développée et mondialement reconnue NOUVELLES FRONTIERES prive le mot “cadeau” de sa plénitude de sens.

Il soutient par ailleurs que le site internet a été exploité pendant deux ans sans aucune réaction de la part du Requérant.

En outre, le Défendeur conteste le fait que le vocable “cadeau” soit associé dans l’esprit du consommateur moyen irrémédiablement et automatiquement à la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIèRES.

Enfin, le Défendeur soutient que l’absence d’identité ou de similarité entre la marque et le nom de domaine d’une part, entre le contenu et le concept attachés à l’une et à l’autre d’autre part font obstacle à la reconnaissance d’actes de concurrence déloyale.

Reproduction partielle de la marque

L’Expert, Nathalie Dreyfus, constate que le Requérant justifie être titulaire de l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES depuis le 28 novembre 2003. Le nom de domaine a été réservé postérieurement à l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES.

Le nom de domaine lecadeau.fr reproduit partiellement l’enregistrement de marque antérieure LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES en reprenant son élément d’attaque.

Une tolérance minimale ininterrompue de 5 ans

Nathalie Dreyfus a pris connaissance des arguments du Défendeur quant à la tolérance de l’utilisation du nom de domaine pendant 2 ans. L’Expert rappelle cependant que seule une tolérance pendant une période ininterrompue de 5 ans peut donner lieu à forclusion et ce uniquement sur décision judiciaire (art. L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle). Il appartient alors à l’Expert d’envisager s’il existe une imitation illicite de la marque et des actes de concurrence déloyale.

Une chose offerte à quelqu’un

Le nom de domaine lecadeau.fr redirige vers le site « www.magicday.fr » offrant près de 60 activités de divertissement (cascade, quad, buggy) ainsi que des activités sportives (rafting, golf) et culturelles (cours de cuisine). L’Expert est ainsi satisfait que les produits et services visés par la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES sont pour certains identiques ou à tout le moins similaires à ceux offerts par le Défendeur.

En cas de reproduction partielle de marque, l’imitation partielle est constituée dès lors que se trouve repris l’élément essentiel de la marque susceptible d’exercer tout ou partie de sa fonction distinctive (CA Paris 18 février 1998). En l’espèce, la partie de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES reproduite est le vocable “le cadeau”.

Le terme “cadeau” est défini comme étant ‘une chose offerte à quelqu’un’ (Le petit Larousse).

L’Expert constate que le vocable “le cadeau” a fait l’objet d’un dépôt dans 35 marques françaises en classes 16, 35, 38 et 41 ( et non 52 comme il est soutenu par le Défendeur), dont la marque SELECTOUR LE CADEAU justement relevée par le Défendeur. La marque du Requérant a donc précisément pour objet de désigner des produits et services ayant vocation à être des cadeaux offerts à un autre. Le terme “le cadeau” évoque clairement une caractéristique de ses produits ou services, à défaut de désigner des objets offerts, cette marque pourrait être considérée comme trompeuse pour le consommateur.

Nathalie Dreyfus considère au vu de ces éléments que le vocable “le cadeau” n’est pas susceptible d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque.

L’Expert est en conséquence d’avis qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne entre la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES et le nom de domaine lecadeau.fr.

Sur les actes de concurrence déloyale, l’Expert est d’avis qu’aucun fait distinct de concurrence déloyale n’est démontré. Le Requérant n’allègue ni ne prouve être connu sous la dénomination “le cadeau”. Ainsi, en enregistrant et en utilisant sciemment le nom de domaine lecadeau.fr, le Défendeur n’a pas cherché à profiter de la réputation du Requérant.

Nathalie Dreyfus estime ainsi pouvoir légitimement déduire de ces considérations que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine lecadeau.fr par le Défendeur ne sauraient être considérés comme une utilisation de mauvaise foi.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine lecadeau.fr par le Défendeur ne portent pas atteinte aux droits du Requérant.

L’Expert estime que le Requérant ne démontre pas que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine contesté a été effectué en fraude de droits des tiers.
De ce fait, l’Expert considère que le Requérant n’est pas bien fondé à demander la transmission du nom de domaine lecadeau.fr à son profit.

Nathalie Dreyfus rejette la demande de transmission à son profit du nom de domaine lecadeau.fr formulée par le Requérant.

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