Local.fr: Un nom de domaine récupéré en l’absence de droits antérieurs

Le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI vient de rendre une décision surprenante en ordonnant le transfert d’un nom de domaine a priori générique (local.fr) au profit d’un requérant qui ne disposait d’aucun droit de marque antérieur sur le terme contesté.

Le 24 juillet 2006 la société Ediciel (Le Défendeur), qui
a pour activité le conseil, la conception, l’édition, la réalisation et la commercialisation de produits et services informatiques, enregistre le nom de domaine local.fr sans toutefois l’exploiter.

Les sociétés Amitel et LTV (le Requérant), réclament la transmission du nom de domaine à leur profit. Elles soutiennent que le nom local.fr porte atteinte à leurs droits de propriété industrielle et que la réservation du nom de domaine litigieux constituerait une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

Au jour de l’enregistrement de local.fr, la marque LOCAL n’existait pas. Elle a été déposée par la société Amitel le 02 octobre 2006 soit un peu plus de 2 mois après l’enregistrement du nom de domaine en cause.

Un décalage chronologique qui aurait pu mettre en échec les prétentions du requérant, si toutefois le nom de domaine avait été exploité par son titulaire…(cf décision Océanet TGI du Mans 29 juin 1999).

Sur ce point, il est intéressant de constater que l’aspect chronologique importe peu quant à l’opposabilité des droits invoqués.

L’expert se borne à constater les droits des parties au jour de la plainte :
« L’existence des droits des Requérants sur l’élément objet de l’atteinte est un critère purement objectif ne s’inscrivant aucunement dans une logique de comparaison chronologique avec la date de réservation par le Défendeur du nom de domaine litigieux »

Pas d’exploitation – Pas de contrefaçon

Reprenant une jurisprudence constante en la matière (Cass. Com. 13 décembre 2005), l’expert ne retient pas les prétentions du requérant sur le terrain de la contrefaçon.

En effet, « il a été jugé que le titulaire d’une marque ne peut agir en contrefaçon de marque sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle contre le propriétaire d’un nom de domaine qui ne l’exploite pas ».

Mais contrairement aux procédures UDRP où l’atteinte aux droits des tiers est uniquement considérée au regard du droit des marques, au sein d’une PARL une telle atteinte est prise en compte de façon beaucoup plus large.

Ainsi l’article 1 du Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .fr définit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne.”

Une rétention injustifiée

C’est finalement sur le terrain de la concurrence déloyale que l’expert fonde sa décision en faveur du requérant :
« Le fait de conserver de manière injustifiée l’enregistrement d’un nom de domaine litigieux sans que le site internet soit actif constitue un acte de rétention injustifiée du nom de domaine. Ceci est particulièrement vrai lorsque, comme dans le présent litige, aucun usage à caractère générique ou descriptif n’a été fait du nom de domaine. »

Pour retenir la mauvaise foi du défendeur, l’expert considère que l’existence de 403 marques protégées en France comportant le terme LOCAL pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41 aurait du dissuader celui-ci de déposer le nom de domaine.

Si l’on peut aisément comprendre cette position par rapport à un terme peu évocateur susceptible de reproduire une marque ou une dénomination sociale, on peut s’étonner d’une telle position au regard d’un terme si générique, descriptif, usuel et finalement si banal.

En définitive, cette souplesse d’appréciation aura permis au requérant de récupérer son .fr alors qu’il n’était même pas titulaire de la marque correspondante au moment du dépôt du nom de domaine litigieux.

Pour en savoir plus :

– Lire la décision complète en cliquant ici.
– Lire le résumé de la décision océanet en cliquant ici.