Deux noms de domaine serrés

Une décision OMPI unique pour deux procédures avec des noms de domaine distincts ; c’est ainsi que deux sociétés italiennes spécialisées dans la fabrication et la commercialisation notamment de machines à café vont tenter de récupérer deux noms de domaine en .FR. Sous fond de guerre du café, cette décision note dans quelles mesures un revendeur peut enregistrer les noms de domaine relatifs à la marque qu’il distribue.

Les requérants sont les sociétés milanaises Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L. Les Défendeurs sont la société Landdezign qui a enregistré le nom de domaine espressocap.fr, le 5 janvier 2006 et la société El Cafe Sarl, qui a enregistré le nom de domaine termozeta.fr, le 24 avril 2007.

La société Landdezign apparaît être l’agence de communication de la société El Cafe S.r.l,, laquelle a notamment pour activité la commercialisation de machines à café et capsules pour la préparation du café, sous différentes marques.

Les tenants et aboutissements développés dans le cadre des deux demandes étant quasi-identiques et les demandes formées étroitement liées, il est apparu pour l’Expert justifié de joindre les deux procédures afin de rendre une décision unique.

En l’espèce, l’Expert constate que les Requérants justifient être titulaire de droits privatifs sur les dénominations TERMOZETA et ESPRESSOCAP.

Un contrat de distribution qui tourne mal ?

Il ressort des documents communiqués par les Requérants que les Requérants ont vendu à la société El Cafe certains de leurs produits. Par conséquent, la société El Cafe avait connaissance des dénominations et marques utilisées ou appartenant aux Requérants, et ce, avant même de procéder à l’enregistrement des noms de domaine.

Les Défendeurs font valoir qu’une société “Eau Fraiche” s’est vue concéder le 15 septembre 2005 un contrat de distribution, pour la France, des machines à café fabriquées par la société Termozeta S.p.a., ainsi que les consommables correspondants ESPRESSOCAP, à charge pour elle de développer les ventes et la notoriété de ces produits. Toutefois, ce contrat n’est nullement versé aux débats.

Afin d’assurer le développement de la notoriété des produits fabriqués par les sociétés Termozeta et Espressocap, la société Eau Fraiche a constitué la société El Cafe, dont l’activité est exclusivement dédiée à la commercialisation des machines à café fabriquées par la société Termozeta ainsi que des consommables correspondants ESPRESSOCAP.

Selon les défendeurs, « l’utilisation faite par un distributeur des marques dont la distribution exclusive lui est concédée est nécessaire à la réalisation du contrat de distribution exclusive. C’est aux fins de développer la notoriété et la vente des produits concédés que la société El Cafe a enregistré le nom de domaine contesté« .

Des dépôts palliatifs ?

Les Défendeurs constatent qu’à l’époque de l’enregistrement des noms de domaine, les Requérants dont la marque ESPRESSOCAP est descriptive, banale et peu distinctive pour désigner du café, vendu dans un conditionnement destiné à faire des cafés espresso, n’avaient réalisé aucun site ni aucun développement Internet, laissant ainsi la place d’un point de vue commercial à des renvois vers la marque NESPRESSO dont la notoriété est indiscutable dans ce domaine.

Pour eux, « ils ont simplement pallié l’absence d’initiative des Requérants afin d’éviter que les demandes ne soient orientées vers la marque NESPRESSO, très voisine et bénéficiant d’une notoriété« .

Les Défendeurs qui ne s’opposent pas à la demande de transfert font observer qu’aucune demande amiable de transfert ni aucune protestation à l’encontre de l’utilisation des noms de domaine contestés n’est versée aux débats.

Un revendeur peut enregistrer le nom de domaine de la marque si…

L’expert explique que « le seul fait d’être autorisé à distribuer des produits en particulier n’autorise nullement le distributeur ou le revendeur à s’approprier les dénominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisés« . En s’appuyant sur plusieurs décisions rendues par d’autres experts à ce sujet, on note qu’un revendeur est considéré comme ayant un intérêt légitime à la détention d’un nom de domaine si les conditions suivantes sont remplies :
– le revendeur doit commercialiser les produits ou services en cause;
– le revendeur doit commercialiser uniquement les produits en cause;
– le site Internet doit mentionner le lien existant entre le revendeur et le titulaire de la marque, et ce afin d’éviter tout risque de confusion et notamment de pouvoir penser qu’il s’agit d’un site officiel.

En l’espèce, les critères ci-dessus ne sont pas remplis.

En premier lieu, l’agence de publicité de la société El Cafe, la société Landdezign ne justifie d’aucun intérêt légitime à enregistrer à son nom, le nom de domaine espressocap.fr. En effet, sa seule qualité d’agence de publicité ne l’autorise nullement à s’approprier, à titre de nom de domaine, une dénomination sur laquelle un tiers détient des droits privatifs.

La société El Cafe ne justifie pas plus d’un intérêt légitime. En effet, il ressort de l’examen du site Internet vers lequel renvoient les noms de domaine litigieux que si des produits des Requérants sont bien offerts à la vente, ceux de leurs principaux concurrents le sont également.

Par ailleurs, il n’est nulle part fait mention de la nature du lien unissant la société El Cafe aux Requérants. Tout laisse donc à penser que les noms de domaine ont été enregistrés avec l’aval des Requérants alors que tel n’est pas le cas.

Ces enregistrements sont donc de nature à engendrer un risque de confusion certain dans l’esprit de l’internaute qui sera porté à croire qu’il existe un lien nécessaire et évident entre les Défendeurs et les Requérants.

Et à cet égard, l’argument selon lequel les Défendeurs auraient enregistré les noms de domaine en cause pour palier un manquement des Requérants et ainsi éviter des renvois vers la marque NESPRESSO, notoire dans le domaine considéré, n’est pas recevable dans la mesure où de tels enregistrements ne peuvent pas être effectués sans l’autorisation préalable des titulaires des droits en cause.

Les deux .FR sont récupérés par les sociétés italiennes.

Pour en savoir plus :
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