De la délicate coexistence entre noms de domaine identiques

Lorsque le même terme est enregistré en .COM et .FR par des titulaires différents, le litige n’est jamais très loin. Exemple avec la décision autour du nom de domaine 7digital.fr qui tend vers le partage équitable de l’espace numérique.

Le 11 juillet 2007, la société française Nouvelle Vision SARL (le défendeur) enregistre le nom de domaine « 7digital.fr » dans le but d’y exploiter un site web dédié à la commercialisation d’images ainsi que l’impression sur tout support.

Soucieuse de ne pas porter atteinte aux droits antérieurs de tiers, le déposant procède à une recherche d’antériorité, laquelle révèle l’existence d’une marque communautaire antérieure « 7 DIGITAL » détenue par la société anglaise 7 Digital Media Limited (le requérant) qui propose des services téléchargement de musique en ligne, notamment à l’attention d’internautes français via plusieurs sites tels que 7digital.com, sevendigital.eu, ….

Mais ayant constaté que les produits et services couverts par l’acte de dépôt de la marque anglaise n’ont rien à voir avec son secteur d’activité, la société Nouvelle Vision décide d’enregistrer « 7digital.fr ». Notons au passage que dans l’esprit du déposant, le nom de domaine doit se lire « c’est digital »….

Premier arrivé, premier servi: 7 ainsi

Les tentatives de récupérations amiables entreprises par 7 Digital Media n’ont pu aboutir. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un prix de rachat. Il faut dire qu’au regard des 50 000€ réclamés par le défendeur pour relâcher le nom, on comprend que l’affaire ait été portée devant le centre d’arbitrage de l’OMPI dont les coûts de procédure débutent à 1 500$.

L’expert désigné pour trancher ce litige décide finalement de rejeter la demande de transfert du nom et conforte le défendeur dans son droit à continuer d’exploiter 7digital.fr.

Si en règle générale les décisions UDRP se soldent majoritairement par une transmission du nom au profit du requérant, on note cependant une tendance à la coexistence pacifique ou contrainte entre deux noms de domaine identiques dès lors qu’aucune mauvaise foi, intention de nuire ou aucun risque de confusion ne peuvent être retenus à l’encontre du titulaire du nom (voir en ce sens la décision UDRP boxoffice.fr du 18 janvier 2008).

Réaffirmation du principe de spécialité

En l’espèce, pour donner droit au défendeur, l’arbitre souligne que la protection de la marque 7 DIGITAL ne s’étend que dans la limite des produits et services versés au dépôt (classe 09, 38, 41 et 42).

Que par conséquent, « l’étendue de la protection ainsi conférée ne couvre pas de produits ou services du type de ceux offerts par le Défendeur, à savoir la commercialisation et la promotion d’œuvres graphiques imprimées sur différents supports. »

Seule la notoriété de la marque enregistrée peut éventuellement contrecarrer le principe de spécialité. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce par le requérant.

Eludé également le risque de confusion entre les deux sites. L’expert estime qu’il existe « une réelle différence entre les services proposés par le requérant et ceux proposés par le défendeur de sorte qu’aucun risque de confusion n’est susceptible de naître dans l’esprit des internautes entre ces services. »

L’arbitre ne retient pas non plus l’intention de nuire. Selon lui, le déposant n’a pas cherché à tirer indument profit de la notoriété et des efforts du requérant.

Par conséquent, et en l’absence de violation de droit de tiers, le défendeur conserve l’usufruit sur le nom litigieux.

Nous rejoignons toutefois les réserves émises par l’expert, lequel indique qu’il « n’est pas persuadé qu’un internaute d’attention moyenne percevra l’expression 7digital comme signifiant “c’est digital”. Il est vrai que le choix d’un nom tel que « cdigital.fr » (nom de domaine disponible au demeurant) aurait balayé tout risque de litige entre les parties.

Pour en savoir plus :

Lire la décision complète
Lire décision boxoffice.fr