Comment les grands comptes gèrent-ils leurs noms de domaine litigieux ?

Le dernier atelier de la Matinée des Noms de Domaine (découvrez l’album photo, en cliquant ici) portait sur la gestion des noms de domaine litigieux. Un aréopage est venu témoigner de cette préoccupation grandissante. Découvrez son compte-rendu.

Loïc Damilaville a débuté cette conférence en exposant une stratégie de nommage et de gestion d’un portefeuille de noms de domaine. Auteur d’un livre blanc sur le sujet (pour le télécharger gratuitement, cliquez ici), il a rappelé les différents intérêts des dépôts de noms de domaine : « optimiser la présence d’une entreprise sur internet, protéger les marques de l’entreprise, « occuper le terrain » en contrôlant des noms génériques, et capter du trafic grâce à des noms efficaces ». Il a ensuite présenté plusieurs principes de bonne gestion d’un portefeuille de noms de domaine (charte de nommage, organisation de l’équipe noms de domaine…). Il a souligné comment les « indications fournies lors des enregistrements conditionnent la bonne gestion ultérieure des noms et doivent être tenues à jour ».

Yves Estor, directeur juridique du groupe 3 Suisses International (3 Suisses, Cofidis, Blanche Porte…), a fait partager son expérience « d’opérateur majeur de la Vente à Distance de produits et de services à l’échelon européen ». Il a constaté que « depuis l’an 2000, 3 Suisses investit fortement sur le commerce électronique. C’est un nouveau vecteur de la Vente à Distance ( 20% de la demande des clientes) ». Ce développement a aussi attiré différents cybersquatteurs, essentiellement sur les « 56 marques « stratégiques » à forte valeur patrimoniale (enseignes de sociétés, titres de catalogues etc.) qui nécessitent une protection particulière ».

Marques et Noms de domaine, les frères ennemis

Il a regretté que « les règles d’attribution des noms de domaine « divergent  » du droit commun de la propriété industrielle sur 4 point majeurs :
– le caractère distinctif de la marque (appropriation possible de termes génériques)
– la territorialité du droit de marque
– le principe de spécialité de la marque (pas de système de classes de produits ou services)
– les règles de comparaison entre marques

Ces divergences combinées avec la règle dite « premier arrivé premier servi » placent le nom de domaine au rang de  » marque mondiale de fait ». Dans la « course au 1° arrivé » c’est l’absence de la règle n° 4 qui permet aux fraudeurs de créer librement des noms – parasites pour les monnayer ou se mettre dans le sillage de leur titulaire légitime. C’est parce que « Trois Suisses » ou  » 3-Suisses » seront considérés comme différents de l’authentique « 3 Suisses  » que les difficultés commencent ».

Affaire suisses.fr

Le directeur juridique du groupe 3 Suisses International a raconté l’affaire opposant 3 Suisses International c/ Sarl Dataxy, jugé au Tribunal de Grande instance de Nanterre, le 14 mars 2005. « Après l’apparition d’un site portail dénommé  » Suisses.fr » (dont le nom de domaine a été réservé à l’AFNIC le 18 mai 2004) proposant des produits partiellement concurrents du site « 3Suisses.fr », nous avons opéré uu constat en ligne par l’ APP, suivi d’une mise en demeure restée sans effet. Nous avons lancé une Assignation en référé sur la base des art. L 713-5 CPI et 1382 C.civ. Le juge a reconnu le bien fondé de l’application combinée des art. L 713-5 CPI et 809 NCPC en raison du « caractère fortement distinctif des marques 3 Suisses » et a ordonné a radiation du nom de domaine ».

Démarche contentieuse agressive

Vincent Fauchoux, responsable du pôle NTIC et associé au Cabinet Deprez Dian Guignot, est convaincu d’une « gestion préventive par une stratégie de réservation active ». Il a observé « la faible anticipation des actes de « cyber/typo-squatting » par les grands comptes, dû à une variété et imprévisibilité des agissements litigieux (« societex-sukcs.com », ou « misterz-fun club.net », etc.), une infinie variété des combinaisons possibles, l’inefficacité relative des portefeuilles de « pure prévention ». Cela n’empêche pas les récupérations ponctuelles de noms de domaine « trophées de guerre ».

Il a ensuite exposé « une gestion curative par une démarche contentieuse agressive. Une constatation rapide des agissements litigieux est nécessaire. Nous tendons vers une standardisation des actions pré-contentieuses. Concernant les critères du choix entre une action judiciaire ou extra-judiciaire (UDRP), les considérations liées au caractère international du litige sont à prendre en compte. Pour les procédures judiciaires, il y a une nécessité de mettre en œuvre une procédure d’exequatur, lorsque le défendeur est établi hors de France ».

UDRP ou action en justice : que faut-il choisir ?

David-Irving TAYER, Conseil en Propriété Industrielle au cabinet Plasseraud et également Arbitre et Médiateur auprès de la Chambre d’arbitrage et de Médiation de l’OMPI, est revenu sur les différentes méthodes de résolutions de litiges. Il a pu constater que « lors d’UDRP, la mauvaise foi est un critère parfois difficile à prouver, du fait de l’absence de site lié à un domaine ce qui ne prouve plus nécessairement la mauvaise foi ». Il a mis en garde contre « la langue de procédure qui peut être la source d’un accroissement des coûts – notamment en Asie connue pour une activité de cybersquatting importante ».

« Le choix entre l’UDRP ou une action en justice dépend essentiellement du cas d’espèce et de la « solidité » du dossier (mauvaise foi, cas complexe de résiliation de licence, contrat de distribution, …). L’UDRP est très utile pour les cas de cybersquatting flagrant ou bien si le risque d’exequatur difficile est important ».

Dépôts préventifs : une solution ?

M. Tayer a également insisté sur le fait que « les enregistrements dans toutes les extensions est une solution idéale mais irréaliste car certaines conditions d’accès de Nic sont restrictives. De plus, c’est une stratégie onéreuse. Cependant, une présence stratégique est utile avec des dépôts dans tous les pays où vous êtes présents (implantation géographique, marques déposées ou enregistrées) et des réservations dans les extensions les plus cybersquattées – sans restriction d’accès ».

Les autres comptes-rendus de la Matinée des Noms de Domaine sont disponibles :
– .eu, une affaire d’Etat, lire la suite
– Fin de la « sunrise period » pour le .fr, lire la suite
– Album photos, cliquez ici