Cohabitation conflictuelle dans la zone .fr

Deux acteurs d’un même secteur économique se disputent le droit d’usage du nom de domaine « telecommande-express.fr » devant l’OMPI. Petite particularité cependant : les deux protagonistes s’étaient précédemment confrontés à l’occasion de la procédure en opposition de la marque homonyme devant l’INPI.

Le Requérant (la société Télécommande Express) et le Défendeur (la société ABD Europe SARL) opèrent tous deux sur le même secteur de la vente de télécommandes de portes de garage et de portails.

Le Requérant exploite son activité sous le nom commercial «Telecommande-Express». Il est titulaire de la marque verbale française «Telecommande Express» et du nom de domaine «telecommande-express.com».

Le Défendeur exerce sous le nom commercial «telecommande.fr». Il est titulaire de droits antérieurs tels que la marque verbale française «Telecommande.com» et les noms de domaine «telecommande.fr» et «telecommande.info».

Le 24 février 2006 la société ABD Europe enregistre le nom de domaine «telecommande-express.fr» qu’elle fait rediriger sur son propre site. Le Requérant, estimant être victime de parasitisme, réclame la transmission de ce nom à son profit.

Une bataille de longue date

Le conflit opposant les deux parties remonte au stade du dépôt de leurs marques respectives. A cette époque, le Défendeur avait tenté de faire barrage au dépôt de la marque «Telecommande express» par son concurrent ; Marque qu’il estimait trop proche de la sienne («telecommande.com») et susceptible d’entrainer une confusion dans l’esprit du public (le consommateur pouvant être amené à penser que le signe contesté était une déclinaison de sa propre marque antérieure).

L’opposition fut rejetée par l’INPI aux motifs que « les signes Telecommande.com et Telecommande express produisaient une impression d’ensemble différente tant visuellement que phonétiquement et décider que le second n’imitait pas le premier, pour constater l’absence de risque de confusion entre ces deux signes».

Le Défendeur ne fera pas appel de cette décision.

L’arroseur arrosé

N’ayant pu empêcher le dépôt de marque de son rival, le Défendeur aurait-il cherché à se «venger» en s’en prenant aux noms de domaine de son concurrent ?

« Le Défendeur fait valoir que l’enregistrement par le Requérant du nom de domaine à la date du 5 janvier 2006 est postérieur, tant au dépôt de la marque verbale française Telecommande.com dont il est titulaire, intervenu le 18 mars 2002, qu’à l’enregistrement du nom de domaine réalisé par le Défendeur le 21 juillet 2003.

Le Défendeur soutient donc qu’il est titulaire de droits antérieurs à ceux du Requérant et que ce dernier ne peut revendiquer aucun droit sur le nom de domaine litigieux ».

Suivre une telle position reviendrait à reconnaitre au Défendeur un monopole d’exploitation sur un terme générique, ce que refuse en bloc la jurisprudence. Par décision du 25 mai 2005 la Cour d’Appel de Paris souligne que « seul est protégeable un nom de domaine distinctif » , ou dans le même sens, la Cour d’Appel de Douai qui rappelle que “la protection d’un terme descriptif, générique et nécessaire, priverait, ce qui s’avère difficilement contestable, les tiers de son usage au moins sur Internet”.

En l’espèce, et compte tenu du caractère descriptif de sa marque, le Défendeur ne jouit donc que d’une protection limitée à la seule reproduction à l’identique.

Les accusations de parasitismes émanant de l’enregistrement par son concurrent du nom de domaine « telecommande-express.com » ne peuvent par conséquent pas être retenues.

Bien au contraire, en enregistrant le nom de domaine « telecommande-express.fr » le Défendeur ne pouvait ignorer porter atteinte aux droits de son concurrent. De son propre aveu, il indique même « avoir délibérément décidé en décembre 2006 de cesser cette exploitation “afin de ne pas entretenir de confusion”….

Au delà du risque de confusion, l’expert considère que le Défendeur à cherché à détourner la clientèle de son concurrent mais également à empêcher celui-ci de la développer.

Le nom de domaine a donc été transmis au Requérant.

Pour en savoir plus :

– lire la décision dans son ensemble, cliquer ici.